[해외 IP 재판실무]

디자인권 침해 판단 시 ‘기능적 형상’의 판단기준 및 유사성 판단

- Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. 166 F.4th 981 (Fed. Cir. 2026) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원**

Ⅰ. 검토배경

디자인 유사 판단은 재판실무에서 매우 중요한 부분이나 디자인보호법상 그 판단기준에 관한 특별한 규정을 두고 있지 않으므로 판례를 통해 판단기준이 정립되어 왔다. 그러한 사정은 미국 등 주요국에서도 다르지 않다. 그러나 판례의 판시에 나타난 판단기준을 실제 사안에 적용하는 것은 그리 간단한 일이 아니다. 더욱이, 디자인의 구성 중 일부가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 디자인의 유사 판단은 더욱 어렵게 된다.

대상 판결은 디자인이 ‘기능적 형상’에 해당하는지 여부를 가리는 판단기준을 명확히 제시한  연방순회항소법원(CAFC)의 선도적 판결이고, 나아가 디자인 유사 판단 시 ‘기능적 형상’에 해당하는 부분을 어떻게 취급하는지에 대한 미국의 재판실무를 엿볼 수 있다는 점에서 검토하는 의의가 크다. 한편, 디자인의 유사 여부는 어떠한 기준으로 판단되어야 하는지에 대해 법관의 견해 대립이 있는 상황에서, 본 사건이 현재 전원합의체(en banc)에 의한 재심리 여부 판단을 위해 CAFC에 계류 중이라는 사실에 비추어 보더라도 실무적으로 검토의 의의가 크다.

Ⅱ. 판결

1. 사실관계 및 사건의 경위

본 사건의 원고이자 항소인인 Range of Motion Products (이하, ‘ROM’)은 신체 마사지  기구(body massaging apparatus)를 명칭으로 하는 미국 디자인 특허 제802,155(이하, ‘등록디자인’)의 특허권자이다. ROM은 전신 마사지용으로 155 특허를 구현한 장치인 Rolfelx를 판매하고 있었다. 한편, 피고 Armaid Company(이하 ‘Armaid’)는 Armaid2를 제조 및 판매하였는데, 이미 1990년대부터 팔(arms) 마사지 기구인 Armaid1을 제조 및 판매해 왔으며, Armaid1은 Armaid의 창립자가 팔다리 마사지 기구(limb massager)라는 명칭으로 획득한 미국 특허발명(이하 081 특허)을 구현한 제품이었고, 이는 등록디자인의 선행디자인으로 제시되었다.  해당 사안에서 원고의 등록디자인, 피고의 판매제품인 Armaid2 및 선행디자인 Armaid1의 형태는 아래와 같다.

본 글에서는 ‘특허’라는 용어는 미국법상 ‘디자인 특허’와 구별하기 위해 기술의 사상을 보호 목적으로 하는 특허(utility patent)를 의미하는 용어로 사용한다.

해당 사건에서 원고는 피고가 판매한 Armaid2 제품이 155 특허를 침해했다고 주장하며 Maine 연방지방법원에 소를 제기하였다. 이에 대해 피고는 비침해를 주장하면서 사실심리생략판결(summary judgment)을 신청하였다. Maine 연방지방법원은 디자인권 침해 여부를 판단하기 전 청구항 해석을 통해 등록디자인의 구성 중 기능적인 부분과 장식적인 부분을 구분하면서 “해당 등록디자인의 구성 중 전부는 아니더라도 많은 부분이 물품의 기능에 의해 정해졌다.”라고 해석한 후, 그 결과 “등록디자인의 보호범위는 좁게 보아야 한다.”라고 판시하였다. 청구항 해석 후 디자인권 침해 여부를 판단하면서 Maine 연방지방법원은 합리적인 배심원이라면 Armaid2의 디자인과 등록디자인은 실질적으로 유사한 것으로 판단하지 않았을 것이라고 결론지으며 피고의 사실심리생략판결 신청을 인용한 비침해 판결을 내렸다. 연방지방법원의 판결에 불복한 원고는 연방순회항소법원(CAFC)에 항소를 제기하였다.

Range of Motion Prods., LLC v. Armaid Co. Inc., 166 F.4th 981, 987 (Fed. Cir. 2026) (“[T]he district court distinguished between the features of the design that were functional versus ornamental and concluded that ‘many, but not all, of the design features in the D’155 patent—which the Rolflex embodied—are driven by function,’ . . . .”).

Id.

2. CAFC의 판단(1심 법원의 판결 지지)

항소인은 본 항소에서 연방지방법원의 판단에 다수의 오류가 있다고 주장하였는데, 그 오류중 하나는 연방지방법원이 청구범위 해석 과정에서 기능적인 부분이라는 이유로 디자인의 구성 중 일부 구성요소 전체를 배제하였다고 주장하였다. 또한, 설령 연방지방법원의 청구항 해석이 적절했다고 하더라도 등록디자인과 Armaid2의 디자인은 실질적으로 유사한 것으로 판단했어야 한다고 주장하였다. 이에 대해, CAFC는 등록디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분의 형상이 ‘기능적 형상’인지 판단하는 기준은 무엇인지, 나아가 디자인권 침해 판단 시 유사성은 어떠한 기준에 따라 판단되어야 하는지 판시하였다. 이하, CAFC의 판결을  면밀히 검토해 본다.

Id. at 987 (“RoM argues that the district court erred in its claim construction analysis by eliminating entire structural elements from the claimed design.”).

가. 관련 법리

CAFC는 디자인권 침해 여부는 2단계 심리를 통해 판단된다고 판시하면서, 1단계로서 법원은 청구항 해석을 통해 청구항의 의미와 범위를 확정하고, 2단계에서 사실 판단자가 적절히 해석된 등록디자인의 권리범위와 침해대상디자인을 비교하게 된다고 판시하였다.

CAFC는 디자인권 침해 판단 시 청구항 해석을 유용하게 활용할 수 있다고 설시하면서, 일례로 등록디자인이 물품의 기능에 관한 부분과 물품의 기능과 관련이 없는 부분 모두를 포함하고 있는 경우, 법원은 등록디자인의 구성 중 ‘기능적 형상’에 해당하지 않는 부분을 특정해야만 한다고 설시하였다. 나아가, CAFC는 ‘기능적 형상’에 해당하는지를 판단하는 기준으로 ① 해당 디자인이 최선의 디자인이지 여부, ② 대체 디자인이 대상 물품의 유용성에 부정적인 영향을 미지는지 여부, ③ 관련 특허(utility patent)의 존재 여부, ④ 해당 디자인의 특징으로 인한 실용성을 강조하는 광고가 있는지 여부, 그리고 ⑤ 디자인의 구성 중 물품의 기능에 의해 정해지지 않은 일부 내지 전체 외관이 존재하는지 여부를 제시하였다. 이와 같이 디자인의 구성 중 ‘기능적 형상’에 해당하는 부분이 있는지를 구분한 후 2단계인 디자인권 침해를 판단하는 절차로 나아가는데, CAFC는 판단기준으로서 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 선행디자인에 익숙한 통상의관찰자(ordinary observer)로 하여금 등록디자인과 침해대상디자인이 유사한지 여부를 재확인 하였다. 다른 한편, CAFC는 등록디자인과 침해대상디자인이 충분히 구별되어 명백히 상이한(plainly dissimilar) 것으로 보이는 경우 법원은 법적 판단에 의해 비침해로 판단할 수 있다고 판시하였다. 만일 양 디자인이 언뜻 보기에 명백히 상이한 것으로 보이지 않는 경우, 양 디자인을 선행디자인과 대조·비교하는 방법을 통해 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자의 주의를 끄는 상대적으로 미세한 차이점에 주목하여 디자인권 침해 여부를 판단할 수 있다고 판시하였다.

Id. at 988 (“‘[A] court may find it helpful to point out, . . . by way of describing the court's own analysis, various features of the claimed design as they relate to the accused design and the prior art.’ For example, ‘[w]here a design contains both functional and non-functional elements, the scope of the claim must be construed in order to identify the non-functional aspects of the design as shown in the patent.’”).

Id. at 990-991.

Id. at 991 (“Where the claimed and accused designs are ‘sufficiently distinct’ and ‘plainly dissimilar,’ the patentee fails to meet its burden of proving infringement as a matter of law.”) (citation ommited).

Id. at 991 (““If the claimed and accused designs are not plainly dissimilar, the inquiry may benefit from comparing the claimed and accused designs with prior art to identify differences that are not noticeable in the abstract but would be significant to the hypothetical ordinary observer familiar with the prior art.”) (citation omitted).

나. 사안의 적용

1) 다수의견(majority opinion)

우선, CAFC의 다수의견은 연방지방법원의 청구항 해석에 오류가 없는지를 판단하면서, 항소인에게 연방지방법원이 청구범위 해석 과정에서 디자인의 구성 중 어떠한 구성요소 전체를 부당하게 제외 했는지에 대해 소명을 요구하는 석명권을 행사하였고, 항소인은 연방지방법원이 팔(arm)의 ‘형상(shape)’을 장식적 부분이 아닌 기능적 부분으로 분류한 점이 부당하다고 주장하였다. 이에 대해 다수의견은 팔의 형상은 기능적이라고 판단한 연방지방법원의 논거를 그대로 지지하였다. 구체적으로 ① 081 특허는 ‘팔 부분’을 구성요소로 하는 사지(limb) 마사지 기구에 관한 발명으로서 그 ‘팔 부분’은 사지를 알맞게 고정할 수 있도록 형태와 크기가 맞춤 설계되어 있다는 점을 명시하고 있었고, 이는 본 사건의 등록디자인이 081 특허의 후속 특허라는 점에서 등록디자인의 구성 중 ‘팔 부분’은 본질적으로 081 특허가 명시하고 있는 동일한 기능을 발휘한다는 사실이 인정된다는 점, ② Armaid의 창립자의 진술서에 따르면 ‘팔 부분’의 곡률 증가 등으로 인해 전체적으로 조개껍데기(clamshell) 형상을 갖추게 된 것은 항소인이 판매한 Rolflex 제품이 팔뿐만 아니라 전신 마사지 기능을 확보하기 위해 정해진 기능적인 측면이 있다는 점, 그리고 ③ 항소인은 판매(marketing) 자료를 통해 Rolflex의 ‘팔 부분’이 조개껍데기 형상을 갖춤으로써 작은 힘으로도 강력한 마사지 효과를 발휘할 수 있다고 홍보하고 있었다는 점이 핵심 증거로 고려되었다. 결과적으로 다수의견은 ‘팔 부분’의 조개껍데기 형상은 기능적 형상으로 본 반면, ‘팔 부분’을 비롯한 등록디자인 전체적으로 구현되어 있는 “두껍고 도드라진 테두리 선”과 같은 세부 특징들은 대체로 장식적인 요소로 판단한 연방지방법원의 판단을 지지하였다. 한편, 항소인은 선행디자인으로 제출된 081 특허는 Rolflex와 동일 내지 유사한 기능을 갖는 대체가능한 다른 디자인이 존재한다는 사실을 여실히 보여주는 명백한 증거임에도 연방지방법원이 기능적 형상 여부를 판단함에 있어서 이를 핵심 증거로 채택하지 않은 것은 선례에 반한다고 주장하였으나, 다수의견은 동일 내지 유사한 기능을 갖는 대체가능한 디자인이 존재하는지 여부는 기능적 형상에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 고려하는 결정적인 요소일 수는 있으나 대체가능한 디자인이 존재한다는 사실만으로 해당 디자인이 기능적 형상에 해당하지 않는다는 결론으로 반드시 귀결되는 것은 아니라고 설시하면서 항소인의 주장을 배척하였다.

Id. at 987.

Id. at 989-990.

그리고 2단계 심리로서 다수의견은 청구항 해석을 통해 정해진 기능적 형상의 범위를 토대로 비침해를 인정한 연방지방법원의 판단 역시도 그대로 지지하였다. 구체적으로 연방지방법원은 등록디자인과 Armaid2의 디자인이 전체적인 인상의 관점에서 상당히 유사해 보이기는 하나 그 유사성의  대부분은 디자인의 구성 중 기능적 형상으로 구분된 부분으로부터 비롯되는 것으로 보아 해당 부분의 유사성만으로 침해를 인정하지 않고, 양 디자인이 유사한지 여부를 판단하기 위해 디자인의 구성 중 장식적인 측면에 주의를 기울여 양 디자인의 장식적 부분이 명백히 상이한지를 판단하였다. 연방지방법원은 선행디자인에 익숙한 통상의 관찰자의 관점에서 시각적으로 눈길을 끄는 차이점을 구체적으로 설시한 후, 등록디자인은 전체적으로 “견고하고 투박한 인상”을 주는 반면, Armaid2의 디자인은 “세련된 인상”을 자아낸다고 판단하였다. 나아가, CAFC 다수의견은 양 디자인이 명백히 상이하다는 결론에 도달한 연방지방법원의 판단을 취소할 만한 사유가 없으므로 등록디자인, Armaid2 그리고 선행디자인을 나란히 놓고 대조·비교하는 3자 시각적 비교(three-way comparison)로 더 나아가 살필 필요는 없었다고 설시하였다. 설령 3자 시각적 비교를 하더라도 디자인의 구성 중 기능적인 특징들을 제외하고 나면 등록디자인과 선행디자인이 전체적으로 더 유사하여 등록디자인과 Armaid2의 디자인 사이의 미세한 차이점이 시각적으로 통상의 관찰자에게 더 눈에 띌 것이므로 합리적인 배심원이라면 등록디자인과 Armaid2의 디자인이 실질적으로 유사하다고 결론지을 가능성은 전혀 없다고 보아 비침해를 인정한 연방지방법원의 판단을 지지하였다.

Id. at 991.

Id. at 992.

Id. at 993.

Id.

2) 반대의견(dissenting opinion)

CAFC의 법원장인 Kimberly Moore 판사는 디자인의 구성 중 ‘기능적 형상’에 해당하는 부분이 있는지를 판단하는 기준을 제시한 다수의견에는 동의하였으나, 디자인 유사 여부를 판단하기 위한 선결문제(threshold question)로서 명백히 상이한지 여부를 판단기준으로 제시한 다수의견에 반대의견을 제시하였다. Moore 판사는 반대의견을 뒷받침하는 핵심 논거로 디자인권 침해를 판단하는 기준은 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 선행디자인에 익숙한 통상의 관찰자(ordinary observer)의 관점에서 배심원이 등록디자인과 침해대상디자인이 실질적으로 유사한지 여부를 판단하는 것으로, 이는 연방대법원의 판례를 통해 확립된 법리라는 점을 강조하였다. 그런데 본 사건에서 다수의견은 연방지방법원이 배심원 대신 스스로 사실판단을 하고, 사실심생략판결에 의해 비침해를 인정한 판단을 확정함으로써 본래의 연방대법원 판례의 본질적인 취지를 몰각한 것이라고 비판하였다. 또한 다수의견이 제시한 침해 판단기준은 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비한 후 양 디자인 사이의 차이점을 찾아내는 것에 지나치게 집중한 나머지, 통상의 관찰자의 관점에서 디자인을 전체적으로 파악하여 유사성을 판단해야 하는 대원칙을 왜곡하는 결과를 초래하고 있다고도 비판하였다. 그 결과 양 디자인 사이의 차이점은 더 크게 부각되는 반면, 유사점은 간과되어 디자인권 침해 판단이 본안판단으로 나아가기 전 법원의 사실심생략판결에 의해 비침해 판단으로 종결되는 경향이 두드러지고 있는 현황을 강하게 비판하면서, 디자인 유사 판단은 예외 없이 선행디자인에 비추어 등록디자인과 침해대상디자인을 대조하는 방법에 따라야 하는 것이지 법관이 양 디자인만을 대조·비교하여 명백히 상이한지 여부를 판단기준으로 삼아 유사성을 판단해서는 안 된다는 취지의 설시를 하였다.

Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).

Range of Motion Prods., LLC v. Armaid Co. Inc., 166 F.4th 981, 999 (Fed. Cir. 2026) (dissenting opinion).

Id. at 1000.

나아가, 실질적 유사성 여부를 판단기준으로 하여 대상 사안을 바라보았을 때  Moore 판사는 다수의견의 결론과 다른 결론이 도출될 여지가 있다고 보면서, 등록디자인과 Armaid2의 디자인을 선행디자인과 함께 대조·비교한 결과 선행디자인은 목(neck)과 플랫폼 형태의 지지대(base)가 외관상 상당한 비중을 차지하고 있는 반면, 등록디자인과 Armaid2의 디자인은 작고 심플한 지지대로 구성되어 있어 확연히 구별될 뿐만 아니라 등록디자인과 선행디자인은 연방지방법원이 장식적 부분으로 인정한 ‘팔 부분’의 전반적인 형상에서도 현저한 차이점이 존재한다는 점에서 등록디자인은 선행디자인에 익숙한 통상의 관찰차가 보더라도 Armaid2의 디자인과 오인할 정도로 매우 유사하다고 보았다.

Id. at 1000-1001.

Ⅲ. 시사점

디자인은 물품과 불가분의 관계에 있어, 물품의 용도와 기능에 따라 그 형태가 결정되는 경우가 많은데 그 물품의 기술적 기능을 확보하기 위해 필연적으로 결정되어 버린 ‘기능적 형상’이 디자인의 구성 중 일부분인 경우 다른 디자인과의 유사 판단에서 그 기능적 형상에 해당되는 부분을 어떻게 취급해야 하는지는 실무적으로 매우 중요한 쟁점이다. 이와 관련하여,  미국 재판실무는 청구항 해석을 통해 기능적 형상의 범위를 확정한 후 디자인권 침해 여부를 판단하기 위한 디자인 유사 판단 시 그 기능적 형상을 요부에서 제외하고 있는 것으로 이해된다. 따라서 디자인의 구성 중 ‘기능적 형상’에 해당되는지 여부는 디자인권 침해 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 그 판단기준을 정립하는 것 또한 매우 중요하다. 대상 판결은 디자인의 구성 중 ‘기능적 형상’에 해당하는 부분을 판단하기 위한 기준으로 복수의 고려요소를 제시하면서, 동일 내지 유사한 기능을 갖는 대체가능한 다른 디자인의 존재 여부는 디자인이 ‘기능적 형상’에 해당하는지 판단하기 위한 결정적인 고려요소일 수는 있으나 절대적인 판단기준은 아니라는 점을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다. 이와 같은 미국의 재판실무는 ‘기능을 확보하는 데에 불가결한 형상’에 해당하는지 여부에 대한 판단기준으로서 ‘같은 기능을 갖는 대체가능한 다른 디자인이 존재하는지 여부’를 제시하고 있는 우리 대법원 판례의 취지와는 사뭇 다른 태도를 견지하고 있는 것으로 이해된다. 한편, 디자인이 ‘기능적 형상’에 해당하는 경우 디자인권의 보호범위에서 배제하는 주된 근거는 형태의 독점을 통해 기술적 사상의 독점을 방지하는 것에 있다는 점을 강조하면서 디자인이 기능적 형상에 해당하는지는 동일 또는 유사한 기능을 갖는 대체가능한 다른 디자인이 있는지 여부로 판단하는 것만으로 족하다는 취지의 주장이 있으며, 더 나아가 기능성 법리의 무용론을 주장하는 견해도 있다.

대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결.

Christopher V. Carani, United States, in DESIGN RIGHTS – FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION 18 (Christopher V. Carani ed., 2017).

Perry J. Saidman, The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law, 92Notre Dame L. Rev. 1471, 1490  (2017) (“The doctrine of functionality has outlived itsusefulness. Initially, it was created by the case law to guard against using a design patentto protect utilitarian features. When the courts realized that all product designs includeutilitarian features, they began to understand that they could not invalidate design patentssimply because the claimed design had one or more functions associated with it.”).

대상 판결에서 다수의견은 디자인 유사 판단기준으로 등록디자인과 침해대상디자인이 실질적으로 유사한지 여부가 아닌 명백히 상이한지 여부를 제시하고 있는데, 반대의견을 작성한  Moore 판사는 다수의견의 판단을 비판하면서 디자인 유사 판단기준은 양 디자인이 실질적으로 유사한지 여부에 중점을 두어 판단해야 한다고 설시하였다. 현재 본 사건은 전원합의체의 의한 재심리 여부를 판단하기 위해 CAFC에 계류 중이며 Moore 판사의 의견을 지지하는 취지의 주장이 담긴 3건의 법정조언서(amicus brief)가 제출된 상황이다. 향후, CAFC가 디자인 유사 판단기준을 명확히 정립하기 위한 전원합의체의 심리절차를 속행할 것인지 귀추가 주목된다.

** 법학박사(S.J.D.)