[해외 IP 재판실무]

‘하위 속(subgenus)’ 청구항의 뒷받침 요건 판단기준 및 그 적용

- Duke University v. Sandoz Inc. 160 F.4th 1305 (Fed. Cir. 2025) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원**

Ⅰ. 검토배경

미국 특허법 제112조 (a)항은 특허출원 명세서 기재요건으로 해당 발명에 관한 최적의 실시예(best mode) 제시를 비롯하여 실시가 가능하도록 기재할 것(enablement), 그리고 발명의 설명(written description)을 포함하도록 규정하고 있다. 그 중 발명의 설명 요건은 우리나라 특허법 제42조 제4항 제1호에서 별개의 명세서 기재요건으로 규정하고 있는 뒷받침 요건, 즉 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되어야 한다는 요건에 대응되는 요건으로 보는 것이 다수설인 듯 하다.

35 U.S.C. § 112(a).

이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리 범위의 한정”, 법학연구 제14집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2011, 117-118면; 이지영, “특허 명세서의 뒷받침 요건 –한국, 일본, 미국, 유럽 법제의 비교-”, 저스티스 통권 제201호, 한국법학원, 2024, 237-238면.

그런 견지에서, 이하 ‘발명의 설명 기재요건’을 ‘뒷받침 요건’이라는 용어로 사용한다.

미국 재판실무상 뒷받침 요건 충족 여부가 핵심 쟁점으로 다루어지는 유형 중 하나로 청구항 자체가 발명의 설명 기재에 비해 광범위한 경우가 포함된다. 특히, 화학, 생명공학, 및 제약 산업 분야는 특정한 하나의 물질이 아닌 전체 그룹을 포괄하는 상위 개념, 소위 속(genus) 청구항으로 출원하는 경우가 많다는 점에서 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는지가 문제된다. 즉, ‘속’안에 적어도 수백만 개의 종(species)이 존재할 수 있음에도 명세서에는 그 ‘속’에 포함된 종 가운데 일부만 기재된 경우 발명의 설명이 ‘속’ 청구항을 제대로 뒷받침하는지가 쟁점이 되는 것이다. 대상판결은 ‘속’ 청구항으로 특허출원하는 제약 산업 분야 등의 출원실무에 대해 뒷받침 요건을 엄격히 적용하는 재판실무를 재확인하고, 나아가 뒷받침 요건 판단기준의 구체적 적용을 보여주는 사례라는 점에서 대상판결을 검토하는 의의가 있다.

이지영, “특허 명세서의 뒷받침 요건 –한국, 일본, 미국, 유럽 법제의 비교-”, 저스티스 통권 제201호, 한국법학원, 2024, 225면(인용 각주 생략).

Ⅱ. 판결

1. 사건의 경위

본 사건의 원고이자 피항소인(appellee)인 Duke University와 Allergan Sales(이하, 총칭하여 ‘Allergan’)는 미국 특허 제9,579,270(이하, ‘270 특허’) 및 이와 관련된 특정 특허들에 대한 모든 권리를 공동으로 보유하고 있었다. 270 특허는 ‘비천연 발생 프로스타글란딘(prostaglandins)으로 알려져 있는 화학 화합물(chemical compound)을 이용한 탈모 치료용 조성물 및 방법’으로서 Allergan은 라티쎄(Latisse)라는 등록상표로 모발 성장을 촉진하여 속눈썹 탈모를 치료하는 국소 도포제를 판매하고 있었다.

270 특허는 2000년에 출원된 건을 바탕으로 우선권을 주장하였고, 2017년 등록되었다.

라티쎄는 비마토프로스트를 주성분으로 하는 점안액인데 그 주성분은 Allergan이 개발한 녹내장 치료제 루미간(Lumigan)의 성분이기도 했다. 그런데 루미간을 사용하던 환자들에게서 속눈썹이 길고 굵어지며 색이 짙어지는 부작용이 공통으로 나타났고, Allergan은 이러한 미용적 부작용에 주목하여, 안약이 아닌 속눈썹 증모제라는 새로운 용도발명으로 특허권을 확보하였다.

본 사건의 특허발명을 간략히 살펴보면, 270 특허는 프로스타글라딘으로 알려진 화학 화합물(chemical compound)을 국소적으로 도포하여 모발을 성장시키는 방법을 기술하고 있는데, 프로스타글라딘은 생체 내 세포의 특정 수용체와 결합하여 해당 세포가 작동하는 방식을 변화시키는 분자이다. 인체는 다양한 종류의 프로스타글라딘을 생성하는데, 일반적으로 문제가 되는 유형은 프로스타글라딘 F(이하, ‘PGF’)로 알려져 있다. PGF에는 천연적으로 발생하는 것과 합성된 것을 포함하여 많은 변이체들(variants)이 존재하고, 이러한 변이체들을 ‘PGF 유사체’라고 한다. 그 유사체들은 프로스타글라딘의 기본 구조에 부착되어 약리학적 특성을 변화시킬 수 있는 다양한 분자들에 의해 서로 구별되는데, 연방지방법원은 프로스타글라딘을 “서로 다른 위치에 각기 다른 장식(charms)을 달 수 있는 참 팔찌(charm bracelet)와 매우 흡사하다”고 설시하였다.

Duke Univ. v. Sandoz Inc., 160 F.4th 1305, 1308 (Fed. Cir. 2025) (“[T]he prostaglandin is much like a charm bracelet to which different charms can be attached at different points.”).

본 사건에서 쟁점이 되었던 270 특허의 청구항은 제30항이었고, 해당 청구항은 라티쎄의 주성분인 비마토프로스트를 포함하는 상위 개념이면서 프로스타글라딘 보다는 하위 개념인 소위 ‘하위 속(subgenus)’, ‘PGF 유사체’를 청구범위로 하고 있다. 제30항의 내용은 아래와 같다.

Id. 1309 (“Bimatoprost is a PGF analog with an ethyl amide at its action end (the “C1 end” or “C1 location” and also known as the “R1” position), and phenyl at the omega end, which is also referred to as the “Z” position.“) (“비마토프로스트는 작용기 말단(이를 'C1 말단' 또는 'C1 위치'라고 하며, 'R1' 위치로도 알려짐)에 에틸 아미드(ethyl amide)를 보유하고, 오메가(omega) 말단(이른바 'Z' 위치)에는 페닐(phenyl)을 보유한 PGF(프로스타글란딘 F) 유사체이다.”).

Id.

포유류의 피부에 아래와 같은 구조의 프로스타글란딘F(PGF) 유사체 및 그것의 약학적으로 허용 가능한 염으로 구성된 그룹에서 선택된 활성 성분을 포함하는 조성물의 안전하고 효과적인 양을 국소 투여하는 단계를 포함하는 증모 방법:

여기서,

R1은 C(O)NHR3[즉, 아미드(amide)]이고;

R2는 수소 원자이며;

R3은 메틸, 에틸, 또는 이소프로필이고;

X는 —C≡C—, 공유 결합(covalent bond), —CH=C=CH—, —CH=CH—, —CH=N—, —C(O)—, —C(O)Y—, 및 —(CH2)n— (여기서 n은 2 내지 4임)으로 구성된 군에서 선택되며; Y는 황 원자, 산소 원자, 및 NH로 구성된 그룹에서 선택되고;

Z는 페닐(phenyl)이다.

본 사건의 피고이자 항소인인 Sandoz는 FDA 승인을 얻어 라티쎄의 복제약품을 제조 및 판매하고 있었다. 이에 2017년 Allergan은 Sandoz의 복제약품이 270 특허의 청구항 제30항을 침해한 것이라고 주장하면서 콜로라도 연방지방법원에 소를 제기하였다. 이에 대해, Sandoz는 침해는 인정하면서도 청구항 제30항은 발명의 설명 기재요건을 충족하지 못하였으므로 무효라고 주장하였다.

2. 콜로라도 연방지방법원의 판단(뒷받침 요건 충족)

5일 간의 심리는 배심재판으로 진행되었다. 앞서 언급한 바와 같이, Sandoz는 270 특허의 침해에 관하여 다투지는 않았으나 270 특허는 선행기술과 대비하여 자명하므로 미국 특허법 제103조에 위배되며, 제112조의 실시가능성 및 뒷받침 요건을 위배한 것이므로 무효라고 주장하였다. 그러나 배심원은 Sandoz가 명백하고 설득력 있는 증거를 통해 270 특허의 자명성 그리고 실시가능성 및 뒷받침 요건이 결여되어 있다는 점을 증명하지 못하여 해당 청구항은 무효가 아니라고 평결한 후, 특허권 침해에 따른 손해배상액으로 한화 약 520억 원을 인정하였다. 이에 Sandoz는 배심원 평결에 불복하여 법원에 새로운 변론(motion for a new trial, 이하 ‘New Trial’) 및 법률문제판결(judgment as a matter of law, 이하 ‘JMOL’)을 신청하였다. 연방지방법원은 재판과정에 오류가 없었다고 보아 새로운 변론 신청을 받아들이지 않았고, 나아가 아래와 같은 이유로 Sandoz의 주장을 배척하면서 JMOL 신청도 받아들이지 않았다.

Duke Univ. v. Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc., No. 18-CV-00997-RM-KLM, 2023 WL 9227019, at *4 (D. Colo. Sept. 21, 2023), rev'd sub nom. Duke Univ. v. Sandoz Inc., 160 F.4th 1305 (Fed. Cir. 2025).

연방지방법원은 뒷받침 요건을 충족했는지 여부에 대해 먼저 판단하면서, 미국 특허법 제282조에 따라 특허는 유효한 것으로 추정되며, 해당 특허의 무효에 대한 증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있으므로 Sandoz에게 있고, 그 증명은 명백하고 설득력 있는 증거에 의하여야 한다고 설시하였다. 나아가, 연방지방법원은 ‘속’ 청구항이 뒷받침 요건을 충족했는지 여부는 통상의 기술자가 속을 시각화하거나 인식할 수 있도록 명세서에‘속’ 범위 내에 속하는 대표적 종의 수 또는 ‘속’의 구성물에 공통적인 구조적 특징이 있는지를 공개하고 있다면 충족될 수 있다고 설시하였다.

35 U.S.C. § 282.

Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011).

본 신청에서 Sandoz는 단 하나의 청구된 화합물도 특정하지 않은 점, 명세서에 통상의 기술자가 기재된 화합물들 중 선택해야 하는 방법에 관하여 지침이 없는 점, 청구된 화합물과 관련된 모발 성장 실시예를 공개하거나 예시하지 않은 점, 다른 포유류에 대한 모발 성장 효능을 공개하지 않았다는 점을 증거로 제시하였다. 반면, Allergan은 통상의 기술자가 프로스타글라딘의 헤어핀(hairpin) 구조를 쉽게 이해하고 시각화할 수 있으며, 아미드의 작용기 말단에 관한 13가지 선택지 각각을 시각화할 수 있다는 증거를 제시하였다. 나아가, Allergan은 화학 구조 사이에 사소한 차이가 모발성장 능력에 영향을 미친다는 증거가 없었으므로, 다양한 화합물들 중에서 선택해야하는 과정은 불필요하다는 결론이 증거에 의해 뒷받침된다고 주장하였다. 이와 같은 사실관계에 비추어 연방지방법원은 배심원들이 “청구된 발명의 전체 범위를 그 각각의 구성요소를 포함하여 명시적 또는 내재적으로 기술하고 있는지를 판단해야 한다”는 지침을 받았고, 명세서의 기재가 “청구항의 단어와 정확히 일치할 필요는 없으며”, “청구항은 명세서에 포함된 단어, 구조, 그림, 도표, 수식 등의 어떠한 조합으로도 설명될 수 있다는 점”에 대해서도 지침을 받았다는 점, 나아가 “적절한 발명의 설명 기재요건을 충족하기 위해 실시예나 청구된 발명의 재현이 반드시 필요한 것도 아니다.”라고 설시한 점을 논거로 배심원은 Allergan이 제시한 증거에 더 무게를 두어 평결하였을 뿐 배심원의 평결이 상식적으로나 법률적으로 납득하기 어려운 것으로 보기 어렵다고 판시하였다.

두 번째로 연방지방법원은 실시가능요건을 충족했다는 배심원의 평결이 부당하다는 Sandoz의 주장을 판단하였다. 연방지방법원은 “명세서가 숙련된 전문가에게 어느 정도의 적응이나 테스트를 요구한다는 이유만으로 반드시 부적절한 것은 아니다.”라고 판시한 미국 연방대법원 Amgen v. Sanofi 판결의 내용을 인용하면서 명세서는 특허발명을 제조하고 사용하기 위해 “합리적인 수준의 실험”을 요구할 수 있다고 판시하였다. 나아가, “무엇이 합리적인지는 발명의 성격과 기술분야에 따라 판단되어야 한다.”고 판시하면서 Sandoz와 Allergan 모두 각자의 주장을 증명하기 위한 증거를 제출하였고, 배심원은 Allergan의 증거를 더 신뢰하여 평결하였을 뿐 그 평결이 합리적이지 않다고 볼 수는 없다고 판단하였다.

마지막으로 연방지방법원은 270 특허가 자명하지 않다고 판단한 배심원의 평결이 부당하는 Sandoz의 주장을 판단하였다. 본 신청에서 Sandoz와 Allergan 모두 본 사건의 특허발명에 관한 제조 및 사용과 관련된 과학 및 화학적 내용에 대해 광범위한 주장을 하면서 증거를 제시하고 있으나, 연방지방법원은 그러한 주장들은 단지 본 사건의 분쟁이 증거 판단의 문제라는 결론을 공고히 할 뿐이며, Sandoz가 배심원의 평결을 비합리적인 것으로 볼 수 있을 만큼 증명책임을 다하지 못하였다고 판시하였다. JMOL 신청을 받아들이지 않은 연방지방법원의 판단에 불복하며, Sandoz는 연방순회항소법원(CAFC)에 항소를 제기하였다.

3. CAFC의 판단(1심 법원의 판단 파기)

CAFC는 Sandoz가 본 항소에서 여러 쟁점에 대한 판단을 구하고 있으나 그 쟁점 중 뒷받침 요건 결여로 270 특허는 무효이므로 연방지방법원은 JMOL 신청을 받아들여야 했다는 점에 관해서만 판단하기로 하였다. 이하, 뒷받침 요건 충족에 관한 CAFC의 판단에 대해 면밀히 검토해 본다.

가. 관련 법리

뒷받침 요건은 발명의 성격에 따라 달라질 수밖에 없는 사실 판단의 문제로 뒷받침 요건의 충족 여부에 대한 판단은 특허권자가 특허출원 시 청구된 발명의 전체 범위를 실제로 보유(possession)하고 있다는 점을 통상의 기술자에게 합리적으로 공개하고 있는지를 기준으로 한다. 구체적으로 ‘속’으로 청구된 발명의 설명은 해당 ‘속’의 외연의 한계에 대한 설명뿐만 아니라, 그 ‘속’ 범위 내에 속하는 대표적인 종의 수 또는 ‘속’ 구성원들에게 공통적인 구조적 특징을 공개해야 한다. 모든 무효 항변과 마찬가지로 뒷받침 요건의 결여는 명백하고 설득력 있는 증거에 의해 증명되어야 한다.

Duke Univ. v. Sandoz Inc., 160 F.4th 1305, 1308 (Fed. Cir. 2025) (“That question is whether the patent specification discloses that a person of ordinary skill in the art would conclude ‘the inventor possesse[d] the full scope of the invention’ at the time of their patent application.”) (citation omitted).

Id. at 1311.

나. 사안의 적용

CAFC는 발명자에게 일정 기간 동안 배타권을 부여하는 대가로 대중에게 기술 내용을 상세히 공개할 것을 요구하는 특허제도의 본질에 비추어 볼 때 “발명자는 통상의 기술자가 청구된 발명을 보유하고 있었다고 이해할 수 있을 만큼 충분히 상세히 청구된 발명을 대중에게 공개했을 때만 특허권을 확보할 수 있다.”고 설시하고, 나아가 명세서 기재요건으로 뒷받침 요건이 충족될 것을 요구하는 취지는 “출원인 자신이 실제로 발명하지 않은 것을 추후 발명했다고 주장하는 상황을 방지하기 위함이다.”라고 설시하였다.

Id.

Id.

우선, CAFC는 양 측의 전문가 모두 청구항 제30항에 의해 실체로 청구된 화합물의 수(1,620 내지 4,230 개)는 명세서에 기재되어 있는 수(수십억 개의 화합물)보다 훨씬 적다는 점에 동의하고 있다는 점을 확인하였다. 그리고 뒷받침 요건을 충족하기 위해서는 270 특허의 명세서를 본 통상의 기술자가 명세서에 기재되어 있는 수십억 개의 화합물이라는 우주를 실제로 청구된 수천 개의 화합물이라는 하위 집합으로 범위를 좁힐 수 있는 충분한 지표(indication)를 제공해야 한다고 판시하였다. 나아가, CAFC는 Allergan의 다음과 같은 논거에 대해 아래와 같은 근거로 Sandoz의 JMOL 신청을 받아들이지 않은 연방지방법원의 판단을 배척하였다.

Id. at 1311-1312.

1) 270 특허가 ‘속’ 구성원들에게 공통적인 구조적 특징을 공개했는지 여부

CAFC는 270 특허 명세서는 기껏해야 2개의 프로스타글라딘 헤어핀 구조와 통상의 기술자가 해당 구조의 R1, R2, R3, R4, X, Y, Z 위치를 채울 수 있도록 사용 가능한 원자, 모이어티(moiety), 그리고 작용기들의 메뉴(menu)를 공개하고 있을 뿐이라고 지적하였다. 구체적으로 CAFC는 명세서에 기재되어 있는 헤어핀 구조는 모든 프로스타글라딘의 ‘일반적인(generic)’ 특징이라는 점에 이의가 없었다는 점을 확인하면서, 명세서에 헤어핀 구조에 관한 기재가 있으나 이는 광범위하게 공유되고 있는 구조적 특징이므로 Allergan은 통상의 기술자가 명세서에 기재된 수십억 개의 프로스타글라딘 화합물 중 제30항에 청구된 수천 개의 화합물을 ‘시각화’할 수 있음을 보여주는 증거를 제시하지 못한 것으로 판단한 후, 공통적인 구조적 특징이 청구된 ‘하위 속’에만 고유한(unique)한 것임을 증명할 것을 요구하였다.

2) 헤어핀 구조가  R1 및 Z 위치의 다양한 변칙성을 설명할 수 있는 충분한 지침을 제공하는지 여부

CAFC는 'R1' 위치로도 알려져 있는 작용기 말단 C1 위치와 관련하여 특허 명세서에 따르면 C1이 선택될 수 있는 여러 선택지를 나열하고 있으며, 그 선택지 중 아미드(C(O)NHR3)가 포함되어 있다는 점은 인정했다. 그러나 CAFC는 명세서가 특정 선택지들을 “선호되는(preferred)” 또는 “더 선호되는(more preferred)” 것으로 언급했다는 점을 강조하면서도  정작 청구된 아미드(C(O)NHR3)는 이러한 “선호되는” 또는 “더 선호되는” 선택지 중 어디에도 포함되지 않았다고 설시하였다. CAFC는 이러한 “선호되는” 및 “더 선호되는” 이정표(blaze marks)는 통상의 기술자로 하여금 C1 위치에서 C(O)NHR3를 선택하도록, 즉 ‘하위 속’으로 유도하는 것이 아니라, 오히려 그로부터 멀어지도록 유도한다고 판단하였다.

Id. at 1313. CAFC는 명세서에 R1은 다음과 같이 구성된 그룹으로부터 선택된다는 것이 교시되어 있다는 점을 확인하였다. 그 그룹에는 [1] C(O)OH(카복실산), [2] C(O)NHOH(히드록삼산), [3] C(O)OR3(에스테르), [4] CH_2OH(알코올), [5] S(O)_2R3(설폰), [6] C(O)NHR3(아미드), [7] C(O)NHS(O)_2R3(설포닐아미드), [8] 테트라졸(tetrazole), [9] 양이온성 염 부분(cationic salt moiety), [10] 약학적으로 허용 가능한 아민 또는 [11] 2개에서 13개의 탄소 원자를 포함하는 에스테르, 그리고 [12] 생체 대사 가능한 아민 또는 [13] 2개에서 13개의 탄소 원자를 포함하는 에스테르가 포함되어 있다.

Id. at 1313-1314.

Id. at 1314.

나아가, CAFC는 Z 위치에 대해서도 유사한 분석을 적용하였다. 명세서는 페닐기를 “가장 선호되는 방향족 그룹”으로 식별하고 있는 점을 확인하였으나 이러한 지침은 통상의 기술자가 처음에 제시된 8가지 옵션 중에서 방향족 그룹을 선택한 이후에나 유의미한 것인데, 명세서상에는 통상의 기술자가 그러한 선택을 하도록 이끄는 내용이 전혀 없다”고 판단하였다. 게다가, CAFC는 실시예에서 Z 위치에 가장 빈번하게 사용된 그룹은 페닐기가 아닌 플루오로벤젠이었다고 지적하였다. 결론적으로 CAFC는 명세서 설명의 기재는 여러 위치에 대한 옵션들을 단순히 나열한 “세탁물 목록(laundry list)”에 불과하다고 규정하며, 발명의 설명이 청구된 C1 위치의 아미드 그리고 Z 위치의 페닐로 결합되어 있는 화학적 구조를 가진 ‘하위 속’ 청구항으로 통상의 기술자를 안내할 수 있는 충분한 구조적 공통성이나 이정표를 제공하지 못하였으므로 뒷받침 요건을 충족하지 못하였다고 판시하였다.

Id. at 1315.

Id. at 1316.

Id.

결국, CAFC는 위에서 확정한 사실관계를 기초로 하여 Sandoz는 증명책임을 다하였다고 판단하였고, 따라서 270 특허의 청구항 제30항이 뒷받침 요건을 충족하였다고 판단한 연방지방법원의 판결을 파기하였다.

Ⅲ. 시사점

통상적으로 ‘속’ 청구항과 관련하여 뒷받침 요건이 문제가 되는 사실관계와 달리, 대상판결의 경우 명세서의 발명의 기재는 무분별하게 광범위한 반면, 청구항은 특정 화학적 구조식을 갖고 있는 좁은 범위의 ‘하위 속’을 청구범위로 하고 있었다. 그러나 CAFC는 해당 명세서를 본 통상의 기술자라면 명세서에 공개된 내용만으로는 270 특허의 청구항 제30항이 주장하는 ‘하위 속’의 구성원들을 시각화하거나 인식할 수 없을 것이라고 판단하였다. 달리 말하면, 대상판결은 사막에 숨겨둔 바늘 하나를 내 발명이라고 주장하는 특허출원 실무에 제동을 건 사례로 이해된다.

CAFC가 ‘속’ 청구항을 인정한 사례는 극소수에 불과하다는 연구 결과가 있다. 대상판결은 뒷받침 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 기준의 핵심은 명세서를 통한 기술의 공개 정도가 통상의 실지자로 하여금 발명자가 특허출원 시 청구된 발명을 보유하고 있었다고 충분히 인식할 수 있는지에 이르러야 한다는 점을 명확히 하고 있고, 그 기준은 재판실무상 매우 엄격히 적용되고 있다는 점을 재확인하고 있다. 특히, 대상판결은 명세서의 설명에 수십억 개의 가능한 화합물을 포함하는 광범위한 PGF 유사체의 범주를 공개하고 있고, 정작 그보다 훨씬 작은 범위인 ‘하위 속’을 청구하더라도, 명세서에 그 ‘하위 속’이 선택될 수 있는 구체적인 이정표를 제시하지 않는 경우 발명의 설명이 그 ‘하위 속’ 청구항을 제대로 뒷받침 하고 있는지 문제가 될 수 있다는 점을 시사한다. 미국의 경우 ‘속’ 청구항의 뒷받침 요건과 관련한 많은 논의와 판례가 축적되어 있다. 대상판결로 인하여 광범위한 ‘속’ 청구항의 형식으로 특허권을 획득한 후 특허권자가 그 ‘속’ 청구항과 구조적으로 연관되어 있는 많은 종을 하나로 묶어 배타권을 행사하는 것은 더욱 어려워진 것으로 이해된다. 이러한 미국 재판실무의 흐름을 반추해 볼 때, 아직까지 특허의 무효 여부를 판단함에 있어 진보성 부정 여부를 중심으로 판단하고 있는 우리나라의 실무에서도 ‘속’ 청구항의 뒷받침 요건이 소송상 주요 쟁점으로 부각될 가능성이 크다고 볼 수 있다. 그런 견지에서, 뒷받침 요건 충족 여부를 판단하기 위해 미국 법원이 제시하는 보유 심사(possession test)의 구체적 기준을 면밀히 분석하는 것은 우리의 재판실무뿐만 아니라 특허출원 실무에도 시사하는 바가 크다고 생각된다.

Dmitry Karshtedt et. al., The Death of the Genus Claim, 35 Harv. J.L. & Tech. 1, 50 (2021) (“We have found only two more Federal Circuit opinions upholding genus claims in the past thirty years. Both decisions were made for reasons that aren't easy to classify precisely, but that we believe are unusual.”).

이지영, “특허 명세서의 뒷받침 요건 –한국, 일본, 미국, 유럽 법제의 비교-”, 저스티스 통권 제201호, 한국법학원, 2024, 246면(“한국에서는 주로 진보성 부정 여부를 중심으로 특허의 무효 여부를 판단하고 있어 속(genus) 청구항의 뒷받침 요건을 다룬 판결은 거의 없다.”).

** 법학박사(S.J.D.)