[해외 IP 재판실무]

표준필수특허 관련 분쟁에 대한 영국 대법원 판결:

FRAND 실시계약 조건 결정 관할 충돌과 영국 법원의 대응

- Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 -

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원**

Ⅰ. 검토배경

2020년 Unwired Planet v. Huawei 사건에서 영국 대법원은, 영국 이외의 국가에 등록된 특허권이 다수 포함되어 있는 표준필수특허(standard essential patent, 이하 ‘SEP’) 포트폴리오를 대상으로 하는 글로벌 FRAND 실시계약 조건의 결정에 관한 영국 법원의 관할권을 인정한 1심 법원의 해석을 지지하고, 나아가 실시권자가 1심 법원이 정한 글로벌 FRAND 조건을 따르지 않는 경우 특허권 침해에 따른 특허권자의 침해금지명령청구가 집행될 수 있다고 판시한 원심의 판단을 지지하였다.

SEP를 둘러싼 분쟁의 무대가 국제적으로 확산되고 있으며, 그 국제적 SEP 분쟁은 실시계약 협상의 주도권을 둘러싼 관할권 경쟁의 양상으로 전개되고 있는 현 상황에서, 영국 대법원의 Unwired Planet 판결은 영국 법원이 국제적 SEP 분쟁의 주요 재판지로 확고히 자리매김 할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가된다. 실제로 영국 대법원의 판결 이후 영국 법원은 여러 건의 SEP를 둘러싼 분쟁을 다루었고, 글로벌 FRAND 실시허락 조건을 결정할 권한이 영국 법원에 있다는 점을 재확인하면서 영국 법원이 국제적 SEP 분쟁의 주요 재판지임을 공고히 하고 있다. 이러한 국제적 흐름 속에서 영국 대법원 판결의 분석은 우리 법원이 SEP를 둘러싼 분쟁 해결의 중심지로 도약하기 위한 방안을 모색하는데 중요한 출발점이 될 수 있다는 점에서 대상판결을 검토하는 의의가 크다.

Ⅱ. 판결

1. 사건의 경위

언와이어드 플래닛(Unwired Planet, 이하 ‘특허권자’)은 이동통신 관련 글로벌 특허 포트폴리오를 기반으로 휴대전화 및 통신 인프라 등과 같은 통신 장비를 제조 및 판매하는 기업들에게 특허 실시허락을 통해 수익을 창출하는 특허비실시기업(Non Practicing Entity, NPE)이었다. 특허권자가 보유하고 있는 포트폴리오에는 이동통신 기술 표준(2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE)에 필수적인 것이라고 선언된 수많은 SEP들이 포함되어 있었고, 그 대부분은 2013년 에릭슨(Ericsson)으로부터 이전 받은 것이었다.

2014년 3월 특허권자는 화웨이(Huawei)를 상대로 영국을 등록국으로 지정한 6건의 유럽특허(European Patents)에 대한 침해소송을 영국법원에 제기하였다. 그 중 5건은 통신분야 등의 관련 분야 표준을 정하는 표준화기구인 유럽전기통신표준협회(European Telecommunications Standards Institute, 이하 ‘ETSI’)가 정한 이동통신 표준 기술을 구현하는데 반드시 필요한 SEP이다. 특허권자는 위 5건의 표준필수특허에 대하여 ETSI의 지식재산권 정책(IPR Policy)에 따라 공정하며 합리적이고 비차별적인(fair, reasonable and non-discriminatory, 이하 ‘FRAND’) 조건으로 실시허락할 것을 확약하였다. 2015년부터 2016년 사이에 해당 특허들의 유효성과 침해 여부를 판단하기 위한 세 차례의 기술심리(technical trial)가 진행되었고, 그 결과 2건의 특허는 필수적이고 유효한 것으로 판단되었으나 나머지 2건은 무효로 판단되었다.

표준필수특허를 둘러싼 분쟁을 해결하기 위한 영국법원의 독특한 심리 구조를 소개하는 보고서:  WIPO, An International Guide to Patent Case Management for Judges, https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/united-kingdom/9.6?utm_source=chatgpt.com (최종방문일: 2025년 11월 7일). 위 WIPO 보고서에 따르면 표준필수특허를 둘러싼 분쟁에 대한 영국의 재판실무는 여러 건의 기술 심리(technical trials)와 별도의 FRAND 조건을 정하기 위한 심리로 나누어 진행한다. 이는 표준필수특허를 둘러싼 분쟁에서 복잡한 쟁점을 효율적으로 다루기 위해 취하고 있는 독특한 절차적 구조이다. 기술 심리에서 개별 표준필수특허의 유효성, 필수성 및 침해 여부를 판단하게 된다.

소송 제기 후 2014년 4월, 특허권자는 SEP뿐만 아니라 비표준필수특허(non-SEP)를 포함한 전체 포트폴리오에 대한 실시허락을 내용으로 하는 공개 제안을 화웨이에게 제시하였다. 반면, 화웨이는 소송 초기부터 유효하고 침해로 인정된 영국에 등록되어 있는 SEP에 한하여 실시계약을 체결하겠다는 입장을 견지하였다. 그해 7월 특허권자는 자신이 보유하고 있는 SEP만을 대상으로 실시허락하는 2차 제안을 하였고, 4G-LTE 표준을 실시하는 모바일 장치 및 통신 인프라 판매와 관련하여 0.2%의 실시료율을, 그리고 다른 표준(즉, 2G-GSM 및 3G-UMTS)을 실시하는 제품에 대해서는 0.1%의 실시료율을 각각 적용한다는 조건을 제시하였다.

2015년 6월 법원의 소송지휘에 따라 양 당사자는 추가적인 실시계약 조건을 제시하였다. 특허권자는 3가지의 선택지를 제시하였다. 글로벌 SEP 포트폴리오를 기반으로 하는 실시허락, 영국에 등록되어 있는 SEP 포트폴리오를 기반으로 하는 실시허락, 그리고 화웨이가 선택하는 개별 SEP에 대한 특허별 실시허락을 제안하였다. 영국 포트폴리오 또는 특허별 기반으로 책정된 실시료율은 4G-LTE 표준을 실시하는 제품에 대해 0.2%, 다른 표준(2G-GSM 및 3G-UMTS)을 실시하는 제품에 대해 0.1%였고, 글로벌 SEP 포트폴리오를 기반으로 제안된 실시료율보다 더 높았다. 한편, 화웨이는 영국에 등록되어 있는 SEP에 한정된 개별 특허별 기반으로 실시계약을 체결할 의사를 표시하면서, 4G-LTE 표준을 실시하는 제품에 대해서는 통합 실시료율 0.034%, 3G-UMTS 표준을 실시하는 제품에 대해서는 0.015%를 제시했고, 2G-GSM 표준을 실시하는 제품에 대해서는 실시료를 지불할 의사가 없음을 시사하였다.

2016년 8월 초 양 당사자는 또 한 차례 실시계약 조건을 제시하였다. 특허권자는 다시 한 번 글로벌 SEP 포트폴리오를 기반으로 실시허락 조건을 제시하되, 실시료율을 인하하여 제시하였는데, 그 실시료율은 영국에 등록되어 있는 SEP 포트폴리오를 기반으로 제안된 실시료율보다 더 높았다. 한편, 화웨이는 종전과 같이 영국에 등록되어 있는 SEP에 한정된 개별 특허별 기반으로 실시계약을 체결할 의사를 유지하였고, 제시된 실시료율에도 큰 변화는 없었다.

재판 전날인 2016년 10월 11일, 화웨이는 새로운 실시계약 조건을 제시하였다. 화웨이는 영국에 등록되어 있는 SEP에 한정된 개별 특허별 실시료율을 인상하고, 나아가 영국에 등록되어 있는 SEP 포트폴리오 전체 사용 대가에 대한 실시료율도 제시하였다. 화웨이는 제품 종류별로 실시료율을 책정하였고, 그 결과 4G-LTE 표준을 실시하는 통신 인프라 제품에 대해 0.061%와 모바일 제품에 대해서는  0.059%를 책정하였다. 이 수치는 종래의 4G-LTE 표준을 사용하는 제품에 대해 책정한 통합 실시료율 0.034%보다 약 74% 인상된 것이다.

특허권자는 유효한 SEP를 보유하고 있으며, FRAND 조건의 실시계약을 제안하였다고 주장하였다. 또한 글로벌 포트폴리오 전체를 기반으로 한 실시계약이 FRAND 조건에 부합한다고 주장하면서 실시료율과 관련해서는 법원의 결정을 조건 없이 수용하겠다는 입장을 취하였다. 나아가, 특허권자는 화웨이가 FRAND 실시계약을 체결할 의사가 없다고 보고, 화웨이의 침해에 대한 금지명령청구를 인용해 줄 것을 법원에 촉구하였다. 반면, 화웨이는 특허권자가 제시한 글로벌 포트폴리오 전체를 기반으로 한 실시계약 조건 등은 FRAND 확약에 부합하지 않는다고 주장하였다. 반면, 특허권자가 보유하고 있는 영국에 등록되어 있는 SEP 포트폴리오를 기반으로 한 실시계약 조건이 FRAND 확약에 부합하는 것이고, 나아가 영국 법원이 해당 포트폴리오를 기반으로 산정하는 실시료율은 조건 없이 수용하겠다는 입장을 분명히 하였다.

영국 법원은 어떠한 실시계약 조건이 FRAND 조건에 부합하는지 판단한 것 외에도 경쟁법상 지배적 지위 남용에 관한 주장 등 많은 쟁점에 대해 상세히 판단하였으나 본 보고서에서는  FRAND 실시허락 조건을 직접 정할 수 있는 권한이 영국 법원에 있다고 본 근거와 영국 법원이 영국의 등록특허에 대한 실시료 산정을 넘어 글로벌 FRAND 실시계약 조건을 정할 수 있다고 본 근거, 그리고 글로벌 FRAND 실시료율 산정방법에 국한하여 아래에서 살펴본다.

2. 1심 법원의 판단

1) 법원이 FRAND 실시허락 조건을 직접 정할 수 있는지 여부(적극)

1심 법원은 ETSI IPR 정책에 따른 FRAND 확약의 성격을 단순한 도덕적 약속이 아닌, 프랑스법 민법상 제3자를 위한 계약((stipulation pour autrui)의 법리에 근거하여 집행 가능한 구속력 있는 계약으로 보았다. 1심 법원은 제3자를 위한 계약 법리가 프랑스에서도 흔히 사용되는 법리가 아니라는 견해에 동의하면서도 “급속하게 발전하는 기술 분야에서 표준 설정을 용이하게 하고, 이러한 표준에 채택된 최신 기술에 대한 접근성을 보장하면서 기술 혁신에 대한 발명가 및 투자자에게 적절한 인센티브를 제공해 공익과의 균형을 달성하는 방법을 찾기 위한 새로운 문제에 직면하여 제3자를 위한 계약 법리를 적용하지 않을 이유는 없다.”라고 판시하였다. 나아가, 1심 법원은 ETSI 정책 제6.1조가 장래의 실시계약은 FRAND 조건으로 체결될 수 있다는 점을 명확히 하고 있다는 점에 주목하면서, “FRAND 조건이 무엇인지 불명확하기는 하나 그 FRAND 조건은 특정한 사정에 비추어 객관적으로 결정되는 사항이므로 FRAND 확약이 준수되었는지 여부는 법원이 법률문제로 판단할 수 있다는 점에서 특허권자의 FRNAD 확약은 법적으로 강제가능하다. 즉, 특허권자와 실시권자가 알아야 할 것은 단 하나, 실시계약이 FRAND 조건에 따라 체결된다는 점이다.”라고 판시하였다. 다만, 1심 법원은 FRAND 확약에 따라 특허권자는 단순히 신의성실 협상 의무만을 부담할 뿐 특정 이행(specific performance)을 통해 특허권자에게 계약 체결을 강제할 수 없다는 점을 인정한다. 그러나 당사자 사이에 신의성실 협상이 결렬되었을 때 법원이 나서서 FRAND 실시료율을 포함한 FRAND 실시계약 조건을 결정하는 경우 그 조건에 대한 양 당사자의 수락 또는 거부에 따라 침해금지명령을 내릴지 여부를 결정하여 SEP를 둘러싼 분쟁을 신속히 해결 할 수 있다는 취지의 판시를 하면서, FRAND 확약을 제3자를 위한 계약으로 보는 법리는 여전히 유효하다고 판시하였다.

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [139].

Id. at [139].

ERSI IPR Policy Art. 6.1 (“When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (‘FRAND’) terms and conditions under such IPR to at least the following extent: . . . .”).

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [138].

Id. at [142].

Id. at [166].

Id. at [144].

2) 한 국가의 법원이 글로벌 FRAND 실시료율을 산정할 수 있는지 여부(적극)

1심 법원은 ETSI IPR 정책은 단순히 영국 특허에 대한 실시계약만을 의미하는 것이 아니라, 관련 산업계의 국제적인 상업적 관행을 반영하여 전 세계적인 상호운용성을 전제로 한다는 사실을 근거로 FRAND 조건 역시 전 세계적인 범위에서 논의 되어야 한다고 판시하였다. 나아가, 1심 법원은 FRAND 실시료를 산정하기 전 화웨이와 같이 전 세계를 무대로 사업을 영위하는 실시권자가 글로벌 특허 포트폴리오를 보유하고 있는 특허권자와 실시계약을 체결한다면 지리적 범위의 측면에서 FRAND 조건은 어떠한 형태가 되어야 할지에 대한 의문을 제기하였다. 이에 대해, 1심 법원은 합리적으로 행동하는 실시허락자와 실시권자라면 막대한 비용을 야기하고, 실시계약 체결에 어려움이 가중되는 국가별 실시계약을 체결하기 보다는 전 세계 국가를 포괄하는 하나의 통합된 실시계약을 체결할 것으로 보았다. 실제로 1심 법원에 제출된 비교가능한 실시계약들 대부분이 전 세계 기반의 실시계약이기도 하였다.

Id. at [91].

Id. at [543].

Id. at [543]-[544].

Id. at [534] (“As far as I am aware every patent licence in the trial bundles in this case is a worldwide portfolio contract. The vast majority are worldwide licences.”).

한편, 1심 법원은 합리적으로 행동하는 당사자의 상업적 관행을 근거로 글로벌 실시계약이 FRNAD 조건에 부합한다고 보면서도 글로벌 실시계약이 경쟁법상 불법적 묶음(unlawful bundling) 판매에 해당한다면 FRAND 조건이 될 수 없다고 판시하였다. 그러나 1심 법원은 글로벌 실시계약 체결 행위로 인해 경쟁 배제(competition foreclosure) 효과가 발생했는지를 파악하기 위해 면밀한 분석이 요구되나, 본 사안에서는 그러한 분석이 이루어지지 않았다는 이유로 글로벌 실시계약 체결로 인해 경재 배제 효과가 당연히 발생하는 것으로 추정하기는 어렵다고 판시하였다.

Id. at [545].

Id. at [550].

3) 글로벌 FRAND 실시료율 산정 방법

FRAND 실시료율을 산정하기 위해 1심 법원은 유사 실시계약 기반 접근법(comparables-based approach)을 기초로 하면서 Top Down 방법은 교차검증의 수단으로 활용하였다.

유사실시계약 기반 접근법에 따른 실시료율은 종래 체결되었던 유사실시계약을 분석하여 이동통신 분야의 SEP 포트폴리오에 전체에 대한 실시료율(E)를 구하고, 그 실시료율에 특허권자의 SEP 포트폴리오가 해당 유사실시계약의  대상물인 SEP 포트폴리오 대비 차지하는 상대적 가치 비율(R) 곱하여 산정된다. Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co. Ltd. [2020] UKSC 43, [43].

Top Down 방법에 따른 실시료율은 표준필수특허에 대한 총실시료(total aggregate royalty)를 결정하고 그 총실시료(T)에 대상 표준필수특허가 해당 표준에 필수적인 전체 특허 포트폴리오에서 차지하는 비율(S)을 곱하여 산정된다. Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co. Ltd. [2020] UKSC 43, [42].

하나의 구체적인 예로써 1심 법원이 다중모드 핸드셋(multimode handsets)에 대한 FRAND 실시료율을 구한 사례를 살펴본다. 1심 법원은 특허권자의 특허 대부분이 에릭슨(Ericsson)으로부터 취득되었다는 점을 근거로 에릭슨이 체결했던 실시계약을 가장 적합한 유사실시계약으로 정한 후, 세대별 통신 기술 각각에 대한 기준요율(benchmark rate)을 구하였는데, 그 중 4G에 관한 기준요율은 0.80%였다. 그리고 다중모드 핸드셋에서 특허권자의 SEP 포트폴리오가 에릭슨의 SEP 포트폴리오에서 차지하는 비율(R)은 7.69%로 산정되었다. 그 결과, 다중모드 핸드세트에 대한 기준 FRAND 실시료율은 0.80%에 7.69%를 곱한 값인 0.062%로 산정되었다. 나아가, 1심 법원은 특허권자의 기준 FRAND 실시료율이 적절한지 검증하기 위해 Top Down 방법에 의해 교차검증을 실시하였다. 다중모드 핸드셋에 대한 특허권자의 기준요율 0.062%을 다중모드 핸드셋 관련 SEP 중 특허권자의 SEP가 차지하는 비율(S) 0.70%로 나누어 총실시료율(aggregate royalty rate) 8.8%를 산정하였다. 그 총실시료율은 양 당사자가 제시한 총실시료율 보다는 낮은 수치였던 반면, 2008년 특허권자가 언급했던 수치보다는 다소 높았으나 1심 법원은 8.8%의 수치가 그 수치를 크게 벗어나지 않았다고 보아 다중모드 핸드셋에 대한 0.062%의 기준 FRAND 실시료율은 적절한 실시료율로 판단하였다.

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [475] (“The outcome of considering the comparables is that I have benchmark rates for Ericsson of 0.80% for 4G and 0.67% for 2G and 3G and no other reliable comparables.”).

1심 법원은 특허권자(Unwired)의 표준필수특허가 전체 특허 포트폴리오에서 평균의 가치를 가진다는 사실에 대해 다툼이 없다는 점을 근거로 대상 표준필수특허의 개수를 관련 표준필수특허 전체의 수로 나누는 방식으로 대상 표준필수특허가 해당 표준에 필수적인 전체 특허 포트폴리오에서 차지하는 비율(S)과 특허권자의 SEP 포트폴리오가 비교되는 유사실시계약의  대상물인 SEP 포트폴리오 대비 차지하는 상대적 가치 비율(R)을 구하였다. 다만, 표준기술 분야별로 S값을 구하는 방법은 다양할 수 있다고 보았다. Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [181]-[186].

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [476].

Id.

이와 더불어, 1심 법원은 전 세계 시장을 대상으로 통합적인 글로벌 FRAND 실시계약을 체결하더라도 지역적 및/또는 기술적 특성에 따라 FRAND 실시료율이 달라질 수 있음을 인정하면서, 글로벌 FRAND 실시료율을 산정하였다. 1심 법원은 전 세계 지역별로 실시료율을 달리 적용할지 여부를 판단하면서 우선적으로 전 세계를 중국을 제외한 나머지 세계를 주요 시장(Majer Market)과 기타 시장(Other Market)으로 나누었다. 그 근거로 FRAND 조건을 고려하면서 실시계약을 체결하기 위해 협상에 임하는 당사자들은 전 세계를 너무 많은 범주로 나누는 것을 비현실적인 것으로 생각할 것인 반면, 최소한 하나의 유사실시계약에서 전 세계를 세 개의 지역으로 나누어 실시료율을 다르게 취급하고 있다는 점이 제시되었다. 구체적으로 제1심 법원은 특허권자가 해당 국가에 보유하고 있는 표준별(2G/3G/4G)로 선언된 SEP 개수를 객관적 지표로 삼아 2G에 대한 2개 이상의 SEP를 보유하고 있고, 3G의 경우 2개 이상의 SEP를 보유하고 있으며, 4G의 경우 3개 이상의 SEP를 보유한 국가를 주요 시장으로 분류하고 그 외의 국가는 기타 시장으로 분류하였다.

Id. at [587].

Id.

양 당사자는 FRAND 실시료율 산정을 위해 관련 SEP의 개수를 결정하기 위한 방법론을 제시하였고, 구체적 산정방법에는 차이가 있으나 추출된 관련 SEP의 개수를 특허 패밀리(family)로 그룹화 하였다. 여기에서 SEP 개수는 그 그룹화된 패밀리의 수를 의미한다.

나아가, 1심 법원은 중국, 주요 시장 및 기타 시장에서의 FRAND 실시료율을 산정하였다. 구체적으로 1심 법원이 다중모드 핸드셋(multimode handsets)에 대한 글로벌 FRAND 실시료율을 구한 사례를 살펴본다. 1심 법원은 증거로 제시된 유사실시계약 분석 결과 중국에서의 실시료율이 나머지 국가들 보다 낮게 책정되어 있다는 사실에 주목하여 앞서 제시된 다중모드 핸드셋에 대해 산정된 기준 FRAND 실시료율 0.062%에 50%의 할인율을 적용하여 중국에서의 기준 FRAND 실시료율을 산정하였다. 나아가, 다중모드 핸드셋 관련 영국에 등록되어 있는 4G 표준의 SEP 개수(6개) 대비 중국의 관련 SEP의 수(5개)의 비율(83%)을 곱하여 중국에서의 최종 FRAND 실시료율을 0.026%로 산정하였다. 또한, 1심 법원은 기본적으로 중국에서의 FRAND 실시료율을 구한 산정방법과 동일한 방법을 적용하여 주요 시장에서의 FRAND 실시료율을 산정하는 한편, 중국에 적용한 할인율을 적용하지는 않았다. 다만, 1심 법원은 다중모드 핸드셋에 대한 주요 시장에서의 FRAND 실시료율을 산정하기 위해 보정계수(factor)를 활용하였는데, 그 이유는 해당 지역의 FRAND 실시료율을 산정하기 위한 출발점인 기준 실시료율(0.062%)이 주요 시장에 속한 다른 어떤 국가들보다 4G 표준 관련  SEP를 더 많이 보유하고 있었던 영국을 기준으로 산정된 것이었기 때문에 그 기준 실시료율을 영국 보다 적은 수의 관련 SEP를 보유하고 있는 국가들이 포함되어 있는 주요 시장에 그대로 적용하게 되면 과도하게 높은 실시료율이 산정되는 결과가 발생하기 때문이었다. 따라서 1심 법원은 주요 시장의 관련 SEP 수를 5개로 설정하고, 다중모드 핸드셋 관련 영국에 등록되어 있는 4G 표준의 SEP 개수(6개) 대비 그 주요 시장의 기준 SEP 수(5개)의 비율(83%)을 곱하여 영국을 포함한 주요 시장 전체의 현실적인 특허 가치를 반영하는 단일 실시료율을 0.052%로 산정하였다. 한편, 1심 법원은 실시계약에 따라 판매제품의 제조가 중국에서 일어난다는 이유로 기타 시장에서 적용되는 FRAND 실시료율을 별도로 산정하지 않고 중국에서의 FRAND 실시료율과 동일하게 보았다.

Id. at [583] (“The comparable licences show that rates are often lower in China than for the rest of the world. The relative factor varies. I find that a FRAND licence would use a factor of 50%.”).

1심 법원은 2G/3G/4G 표준 기술을 모두 적용하는 멀티모드 핸드셋 장치에 대한 FRAND 실시료율을 구하는 경우 그 장치에 적용되는 표준 중 가치가 높거나 가장 많은 수의 SEP를 차지하는 표준, 즉 4G 표준의 SEP 개수를 보정계수로 활용하였다.

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [586].

여기에서 보정계수(factor)란 주요 시장에 적용되는 FRAND 실시료율을 산정함에 있어서 영국 특허포트폴리오의 과대 반영을 해소하고, 주요 시장 전체의 현실적인 특허 가치를 반영하는 단일 실시료율을 설정하기 위한 하향 조정 비율을 의미하는 것으로 이해된다.

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711, [591] (“The starting point to arrive at the FRAND rate for the MM countries would be the benchmark rate. However the benchmark rate was set by reference to a number for Relevant SEPs focussed on the United Kingdom. Applying that to all MM countries is too generous to Unwired Planet because the UK has more Relevant SEPs for 4G handsets than any other country.”).

법원은 미국, 프랑스, 독일, 인도 및 스페인과 같이 관련 SEP 수가 5개 이상 등록되어 있는 국가의 시장들이 전 세계에서 가장 가치 있는 시장들에 속한다고 보았고, 5개를 주요 시장의 FRAND 실시료율 산정에 적용할 실질적인 SEP 수의 기준으로 보는 것이 공정하다고 보았다. Id. at [591].

Id.

Id. at [589].

3. 원심의 판단(1심 판결 인용 – 항소 기각)

1심 법원 판결에 불복한 화웨이는 영국 항소법원에 항소하였다. 그러나 항소법원은 1심 법원의 판시를 대부분 그대로 수용하였다. 특히, 한 국가의 법원이 글로벌 FRAND 실시료율을 산정할 수 있다고 본 1심 법원의 판결을 인용하면서, 전 세계 국가를 대상으로 하는 글로벌 실시계약이 FRAND 조건에 부합하는지에 관하여 분쟁 당사자 사이에 다툼이 있는 경우 한 국가의 법원이 이를 판단하게 되고, 이는 SEP를 둘러싼 분쟁의 국제적 특성상 불가피한 일이며, 그 결정이 공정하지 않다고 볼 만한 이유도 없다고 판시하였다.

Unwired Planet v. Huawei  [2018] EWCA Civ 2344, [104].

한편, 항소법원은 특정 상황에서 단 하나의 FRAND 조건만 존재한다고 본 1심 법원의 판단을 그대로 받아들이지 않았다. 항소법원은 “FRAND 조건에서 공정성과 합리성이라는 개념은 단일 FRAND 조건만을 인정하는 경직된 접근법과 어울리지 않으며 동일한 상황에서 공정하고 합리적으로 협상에 임하는 당사자들이 언제나 정확히 동일한 실시계약 조건에 도달한다고 단정하는 것은  비현실적(unreal)이다.”라고 판시하면서 FRAND 조건의 범위가 존재하며 해당 범위 내에서는 다양한 형태의 실시계약 조건 모두 FRAND 조건에 부합할 수 있다고 판시하였다. 한편, 항소법원은 FRAND 조건은 단 하나뿐이라고 전제한 1심 법원 판단에는 오류가 있다고 보면서도 해당 사안에서의 사실관계를 종합적으로 검토한 결과, 자발적이고 합리적으로 행동하는 당자자의 관점에서 글로벌 실시계약만이 FRAND 조건에 부합한다고 본 1심 법원의 판단을 그대로 유지하였고, 또한 화웨이는 글로벌 실시계약만이 유일한 합리적 선택이 아니었다는 점에 대해 증명하지 못하였다고 판시하였다. 결국, 항소법원도 1심 법원의 판단과 같이 사안에 따라 특허권자의 침해금지명령 청구권이 글로벌 실시계약의 체결을 유인하는 합법적인 수단으로 활용될 수 있다고 본 것으로 이해된다. 화웨이는 항소법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였다.

Id. at [121].

4. 대법원의 판단(상고 기각)

영국 대법원은 국제통신표준에 관련된 SEP의 실시조건에 관한 원심의 판결에 대해 재판부 5인의 전원일치 의견으로 상고를 모두 기각하였다. 영국 대법원은 영국뿐만 아니라 해당 SEP가 등록되어 있는 전 세계 국가에 모두 적용되는 글로벌 FRAND 실시료율을 산정한 1심 법원의 판결을 지지하고, 만일 실시권자가 1심 법원이 정한 글로벌 FRAND 실시계약 조건의  수락을 거부하는 경우, 유효하고 필수적인 것으로 인정된 영국의 특허권 침해를 근거로 한 특허권자의 침해금지명령청구가 인용될 수 있다고 판시하였다.

영국 대법원은 ETSI에 제출한 FRAND 확약의 법적 성격을 ETSI가 소재하고 있는 프랑스 민법상 계약의 해석 원칙에 따라 해당 FRAND 확약은 제3자를 위한 계약으로 해석하고, 그 확약에 따라 SEP의 권리자는 FRAND 조건으로 실시허락을 해야만 하는 계약적 의무를 부담하는 것으로 본 1심 법원의 해석을 인용하였다. 나아가, 호환성이 핵심인 이동통신 분야에서 글로벌 실시계약 조건에 따른 실시허락이 관련 산업계의 관행이며, ETSI IPR 정책 역시 관련 산업계의 국제적인 상업적 관행을 반영하여 전 세계적인 상호운용성을 전제로 하고 있다는 1심 법원의 해석도 인용하여 당사자 사이의 신의성실 협상이 결렬되었을 경우 영국 법원이 FRAND 실시허락 조건을 직접 정할 수 있다고 판시하였다. 다만, 영국 대법원은 당사자 사이에 신의성실 협상이 결렬되었을 경우 FRAND 실시허락 조건을 직접 확정 한 1심 법원의 접근법은 종래 재판실무에 비해 보다 적극적이었다는 점을 인정하였다. 이와 동시에, 영국 대법원은 현재 SEP 관련 분쟁이 글로벌 FRAND 실시계약 조건의 결정권을 둘러싼 관할권 경쟁의 양상으로 전개되고 있다는 점을 고려할 때 1심 법원의 이러한 적극적인 접근법이 원칙적으로 다른 관할의 재판실무와 다르지 않다는 취지의 판시를 하였다.

Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37, [8].

Id. at [63].

Id. at [62].

Id.

Id.

한편, 영국 대법원은 FRAND 조건은 단일의 조건이 아닌 범위로 존재하며 해당 범위 내에서는 다양한 형태의 실시계약 조건 모두 FRAND 조건에 부합할 수 있다고 본 원심의 판단에 대해 별도의 판시를 하지 않다. 화웨이가 해당 쟁점을 상고 이유로 삼지 않았기 때문인 것으로 짐작된다. 그리고 영국 대법원은 1심 법원이 FRAND 실시료 산정 시 유사실시계약 비교법을 기초로 하면서 Top Down 방법은 교차검증의 수단으로 활용한 점을 인정하면서도, FRAND 실시료율 산정이 반드시 특정 산정방법을 따를 것을 요구하지는 않았다.

Optis Cellular Technology LLC and others v Apple Retail UK Ltd and others [2023] EWHC 197, para [78] (“It is clear law that there can be more than one set of FRAND terms for any given set of circumstances. That was not the conclusion of Birss J in Unwired Planet (First Instance), but that was the conclusion of the Court of Appeal, and that conclusion was not challenged in nor criticised by the Supreme Court in Unwired Planet (SC).”) (emphasis added).

Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37, [67].

Ⅲ. 시사점

Unwired Planet 판결에서 영국 대법원은 FRAND 확약은 본질적으로 글로벌한 거래의 성격을 가진다는 점, 이동통신 표준 기술 분야에서 체결되는 FRAND 실시계약이 전 세계의 국가를 포섭하는 형태로 이루어진다는 산업적 관행 등을 근거로 글로벌 FRAND 실시료율 산정을 포함한 글로벌 FRAND 조건을 정할 수 있는 관할권이 영국 법원에 있다고 확정하였다. 나아가, 영국 대법원은 FRAND 확약을 제3자를 위한 계약으로 보아 당사자 사이에 신의성실 협상이 결렬되었을 경우 법원이 직접 실시료율을 정할 수 있다는 것을 전제로 만일 실시권자가 법원이 정한 FRAND 실시계약 조건으로 실시계약을 체결하기를 거부하는 경우 침해금지명령의 가능성을 지렛대 삼아 글로벌 규모의 실시계약을 실질적으로 수락하도록 하는 법적 근거를 마련하였다. 이로써 영국 법원이 적극적 개입을 통해 국제적 SEP 분쟁을 신속히 종결할 수 있는 발판을 구축하고, 국제적 SEP 분쟁의 주요 재판지로 확고히 자리매김 할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가된다. 한편, 영국 대법원이 1심 법원이 산정한 FRAND 실시료율 산정방법 및 그 실시료율의 적정성에 대해 별도로 판시하지는 않았으나 FRAND 실시료 산정에 관한 영국의 재판실무는 유사실시계약 비교법을 기초로 하면서 Top Down 방법을 교차검증의 수단으로 활용하는 방법을 주된 산정방법으로 활용할 것으로 짐작된다.

결론적으로 영국 법원이 국제적 SEP 분쟁의 해결을 위해 적극적으로 대응하고 있고, SEP 실시계약 협상의 주도권을 둘러싼 글로벌 포럼쇼핑이 빈번하게 일어나고 있는 현 상황에서 향후에도 영국 법원은 국제적 SEP 분쟁에 대한 관할권을 적극적으로 행사할 것으로 짐작된다.  이러한 국제적 흐름을 감안할 때 국내에서 SEP 관련 분쟁 사례가 극히 드문 현실을 고려한다면 우리 법원이 사실상 국제적 SEP 분쟁에 대한 관할권 경쟁의 중심에서 소외되어 있다는 비판이 있을 수 있다. 향후 우리 재판실무가 SEP의 중요성을 인식하고, SEP를 둘러싼 국제적 분쟁 해결에 전향적으로 대응할 필요가 있어 보인다. 물론, SEP 관련 분쟁이 국내로 제기될 수 있는 제도적, 실무적 여건이 조성되어야 한다. 그 출발점은 특허권 침해에 대한 구제제도를 충분히 활용하여 특허권 보호의 실효성을 높이는 것이 될 수 있다고 생각한다.

** 법학박사(S.J.D.)