[해외 IP 재판실무]

영국항소법원(EWCA)판결: 표준필수특허(SEPs)침해에 따른 글로벌 FRAND 실시료 산정에 대한 관할권 및 그 산정방법을 명확히 한 판례

- Optis Cellular Technology LLC v. Apple Retail UK Ltd [2025] EWCA Civ 552 -

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원**

Ⅰ. 검토배경

지난 5월 1일 영국항소법원(Court of Appeal)은 표준필수특허(standard essential patents) 침해에 따른 공정하며 합리적이고 비차별적인(fair, reasonable and non-discriminatory, 이하 ‘FRAND’) 실시료 및 그 실시료의 산정방법에 대한 1심을 파기하고, FRAND 실시료로 일시금 5억 200만 달러(이자 별도)를 산정하였다(이하, ‘대상판결’). 대상판결은 Unwired Planet v. Huawei 판결에서 영국 대법원이 인정한 글로벌(global) FRAND 실시료를 결정할 관할권이 영국 법원에 있다는 점을 재확인하였고, 나아가 FRAND 실시료는 ‘유사 실시계약 기반 접근법(comparables-based approach)’을 기준으로 산정되는 법리를 재확인하였다는 점에서 영국 대법원의 Unwired Planet 판결 이후 가장 중요한 판결로 평가된다. 대상판결은, 표준필수특허와 관련된 분쟁 건수가 급증하고, 그 분쟁의 무대가 국제적으로 확산되고 있으며 표준필수특허 실시계약 협상의 주도권을 둘러싼 글로벌 포럼쇼핑(forum shopping)과 복수 관할 소송이 빈번하게 일어나고 있는 현 상황에서, 영국이 표준필수특허 분쟁의 해결을 위한 중심지로 확고히 자리매김 할 수 있는 기반을 공고히 했다는 점에서 의의가 있다. 우리 재판실무가 표준필수특허의 중요성을 인식하고, 나아가 그 표준필수특허를 둘러싼 분쟁 해결의 중심지로 도약할 수 있는 방안을 모색하는데 참고가 될 수 있다는 점에서 대상판결을 검토하는 의의가 크다.

Ⅱ. 판결

1. 사건의 경위

항소인이자 표준필수특허권자인 옵티스(Optis)는 통신분야 등의 관련 분야 표준을 제정하는 기구인 유럽전기통신표준협회(European Telecommunications Standards Institute, ETSI)가 제정한 이동통신 표준 기술을 구현하는데 반드시 필요한 특허 포트폴리오를 보유하고 있었고, 피항소인인 애플(Apple)은 아이폰(iPhone)과 같이 다양한 이동통신 표준을 구현한 제품을 판매하고 있었다. 옵티스는 2019년 2월 8개의 표준필수특허 침해를 주장하며 영국 법원에 침해소송을 제기하였고, 2021년 6월 두 번째 판결에서 특허 포트폴리오에 속한 영국 특허 중 일부는 유효하고, 필수적이며, 침해로 인정되었으며, 그 후 옵티스는 애플에게 영국 법원이 정한 FRAND 조건에 따라 실시계약을 체결하겠다는 무조건적인 수락(unqualified undertaking)을 요구하였다. 한편, 애플은 옵티스가 보유하고 있는 표준필수특허를 실시하고 있고 그 표준필수특허의 침해가 인정된 이상, 영국 법원이 정한 FRAND 조건에 따라 옵티스와 글로벌 실시계약을 체결하거나, 아니면 표준필수특허 침해에 따른 침해금지명령에 의해 영국 내에서 제품 판매를 중단할 것인지를 선택해야하는 상황에 놓여 있었다. 대상판결에서 옵티스와 애플은 법원이 영국에 등록되어 있는 표준필수특허를 기초로 하여 그 침해에 대해 산정한 FRAND 실시료액이 글로벌 성격을 가진다는 것에 이의를 제기하지 않았고, 따라서 대상판결에서의 핵심 쟁점은 영국에 등록된 표준필수특허 침해에 따른 단일 글로벌 FRAND 실시료액의 산정으로 귀착되었다.

표준필수특허를 둘러싼 분쟁을 해결하기 위한 영국법원의 독특한 심리 구조를 소개하는 보고서:  WIPO, An International Guide to Patent Case Management for Judges, https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/united-kingdom/9.6?utm_source=chatgpt.com (최종방문일: 2025년 9월 23일).

위 WIPO 보고서에 따르면 표준필수특허를 둘러싼 분쟁에 대한 영국의 재판실무는 여러 건의 기술 심리(technical trials)와 별도의 FRAND 조건을 정하기 위한 심리로 나누어 진행한다. 이는 표준필수특허를 둘러싼 분쟁에서 복잡한 쟁점을 효율적으로 다루기 위해 취하고 있는 독특한 절차적 구조이다. 기술 심리에서 개별 표준필수특허의 유효성, 필수성 및 침해 여부를 판단하게 된다.

Uwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37. Unwired Planet 판결에서 영국 대법원은 영국 법원이 FRAND 확약에 따른 글로벌 실시계약 조건을 결정할 수 있는 관할권을 가지며, 실시권자가 영국 법원이 정한 글로벌 실시계약 조건의 수락을 거부하는 경우 표준필수특허권자는 해당 표준필수특허 침해에 따른 침해금지명령을 청구할 수고, 침해가 인정된 이상 법원은 금지명령을 내릴 수 있는 조건부 금지명령의 형태를 확립하였다. 이는 소위 ‘FRAND Injunction’으로 명명된다.

Lizaveta Miadzvedskaya, Encouraging FRAND-ly Negotiations: A Comparison of the United States and European Approaches to Allowing Injunctive Relief in Cases Involving FRAND-Encumbered Standard-Essential Patents, 18 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 723, 747 (2019) (“The United Kingdom Unwired Planet decision is another significant legal precedent because it creates a new, special kind of injunction, labeled by commentators as a ‘FRAND injunction.’”).

Yi Chen, Wipo Arbitration: A Promising Solution to the Injunction Chaos of FRAND Disputes, 100 Wash. U.L. Rev. 1199, 1227 (2023) (“A FRAND injunction entitles an SEP owner to ‘an immediate injunction’ against an SEP implementer before a court decides on the FRAND terms, unless and until the implementer agrees to accept the to-be-determined FRAND terms.”).

Optis Cellular Technology LLC and others v Apple Retail UK Ltd and others [2023] EWHC 197, para [79]-[81]. 표준필수특허권자인 옵티스가 영국 법원에 자신이 보유하고 있는 표준필수특허의 침해에 따른 FRAND 실시료 산정을 청구하면서 일관되게 그 FRAND 실시료는 등록국인 영국뿐만 아니라, 다른 등록국에서의 실시료도 포함하여 산정되는 글로벌 실시계약이라고 주장하였으며, 지리적 기준에 따른 예외 조항은 주장하지 않았다. 그리고 실시권자인 애플 역시도 영국 법원이 정한 FRAND 조건에 따른 실시계약이 글로벌 실시계약이라는 점을 다투지 않았다.

2. 1심의 FRAND 실시료액 산정 및 그 산정방법

1) 전문가증인의 FRAND 실시료액 산정방법 배척

옵티스 측과 애플 측의 전문가증인은 법정에서 FRAND 실시료액 산정을 위한 방법론을 제시하였다. 옵티스 측의 전문가증인은 FRAND 실시료액으로 74억 달러를 주장하면서, 그 산정방법으로 유사 실시계약들 가운데 높은 실시료액의 사례를 강조하면서 FRAND 실시료액은 ad valorem 방식에 따라 해당 제품의 평균판매가격에 실시료율을 곱하여 산정되어야 한다고 주장하였다. 반면, 애플 측의 전문가증인은 유사 실시계약들 가운데 옵티스의 특허 포트폴리오 가치를 낮게 평가한 일시불 지급액(lump sum)으로 체결된 실시계약 사례를 강조하면서 FRAND 실시료는 일시불 지급액이어야 한다고 주장하였다. 나아가, 해당 표준필수특허는 실질적으로 판매제품 전체가 아닌 일부 부품에서만 실시된다고 주장하면서 FRAND 실시료액은 ① 최소판매부품(Smallest Salable Patent  Practicing Unit, SSPPU)인 베이스밴드 칩셋(baseband chipset) 가격에 ② 그 칩셋의 이익률(profit margin)과 ③ 옵티스가 보유하고 있는 표준필수특허의 개수가 해당 표준에서 차지하는 비율을 곱하여 단위수량당가격(Dollar Per Unit, DPU), 즉 베이스밴드 칩셋 당 가격으로 산정되어야 한다고 주장하였다.

Optis Cellular Technology LLC and others v Apple Retail UK Ltd and others [2023] EWHC 1095, para [55] (“Optis contended that the FRAND Royalty should be calculated on an ad valorem rate. In other words, Apple should (according to Optis) pay a FRAND Royalty calculated by reference to a percentage of the average sale price or ASP of each unit of relevant product (in essence, an iPhone).”).

Id.

Id. at para [22].

최소판매부품(SSPPU) 법리는 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 시 해당 특허발명의 기여도(apportionment)를 정하기 위해 미국의 판례에서 발달한 법리이다. 최소판매부품 법리는 2009년 Cornell v. HP 사건에서 Rader 판사에 의하여 처음으로 그리고 명시적으로 논의되기 시작하였고, 연방순회항소법원(CAFC)의 LaserDynamics 판결에서 최초로 일반적인 원칙으로 인용되었다.

Id. at para [26]-[31].

그러나 1심은 양 당사자 측의 전문가증인이 법정에서 제시한 산정방법을 모두 배척하였다. 1심은 다양한 이유를 제시하였는데, 특히 양 당사자 측의 전문가증인들은 유사 실시계약 기반 접근법을 근거로 FRAND 실시료를 산정함에도 불구하고 해당 실시계약들의 정밀분석(unpacking)을 통해 비교 불가능한 실시계약들을 비교 가능하도록 만들기 위한 분석이 충분하지 않았다고 판시하였다. 1심은 유사 실시계약을 근거로 적정한 실시료율을 계산하기 위해서는 지급 방식 유형의 차이, 상호 실시허락(cross-license) 문제, 그리고 예상실시료와 과거판매분에 대한 면제 처리 문제가 결합되어 정밀분석의 객관성을 떨어뜨리거나 객관적인 분석을 사실상 불가능하게 만든다고 지적하였다. 결론적으로 1심은 양 당사자 측의 전문가증인이 제시한 FRAND 실시료 산정방법은 너무 많은 주관적 가정들이 개입되어 신뢰할 수 없다는 이유로 모두 배척하였다.

Id. at para [318].

Id. at para [303]. 1심은 유사 실시계약으로 선정된 비교대상 실시계약들이 일시불 지급 방식(lump sum)인지 또는 가액비례 방식(ad valorem)인지 또는 단위수량당실시료 방식(Dollar Per Unit)인지에 따라 FRAND 실시료액의 결과가 달라질 수 있다고 보았다.

Id. at para [305]. 1심은 상호 실시허락계약이 있었던 경우에는 그 또한 고려해야 한다고 판시하였다.

Id. at para [307] (“실시계약들은 대개 향후 판매에 대한 실시허락과 표준필수특허권자의 지식재산권을 침해했거나 침해했을 가능성이 있는 과거 판매분에 대한 면제가 결합된 형태임에도 불구하고, 통상 그 실시계약에서는 과거와 미래를 구분하지 않고 단일 요율을 제공하고 있다.”).

2) 1심이 고안한 자체 방법에 따라 산정한 FRAND 실시료액

위에서 살펴본 바와 같이, 1심은 소송 양 당사자 측의 전문가증인이 제시한 산정방법을 모두 배척한 후 자체적으로 고안한 산정방법을 적용하여 FRAND 실시료를 산정하였다. 1심은 애플이 옵티스의 표준필수특허 포트폴리오의 사용 대가로 지불해야 하는 가치의 가격을 산정하는 것을 주요 목적으로 설명하면서 ① 특정 통신 표준기술을 구현하는데 필수적이라고 선언된 표준필수특허의 총체(stack)의 수를 구하고, ② 그 총합을 기초로 비교가능한 실시계약들을 참고하여 옵티스가 보유하고 있는 표준필수특허가 차지하는 비율을 구하였다. 나아가, ③ 1심은  stack 자체의 가치를 산정하였는데, Apple이 체결한 18건의 표준필수특허 실시계약과 옵티스가 구글과 체결한 실시계약을 비교가능한 실시계약으로 선정 한 후 각 실시계약으로부터 도출된 일시불 지급액을 해당 계약 기간으로 나누어 산출된 연간 금액에 실시허락 대상인 표준필수특허가 stack에서 차지하는 비율 등을 곱하여 stack의 전체 가치를 구하였고, 그 결과 전체 stack 가치의 범위가 정해질 수 있었다. 마지막으로 1심은 그 전체 stack 가치 범위 가운데 이상치로 판단한 일부를 제외하고 다른 일부는 수정한 후 남은 stack의 가치를 평균하여 stack 자체의 가치를 산정하였다.

Id. at para [453] (“My objective is to articulate the appropriate price that an Implementer should pay to an SEP Owner holding a proportion of the Stack of SEPs that have been declared to the Standard that enables Cellular Connectivity. That price must be a FRAND price in that it is fair, reasonable and non-discriminatory both as between the SEP Owners who ‘co-own’ the Stack and the Implementers who wish to purchase access to the Standard.”).

1심은 위 산정방법에 따라 옵티스가 stack에서 차지하는 비율을 0.61%로 인정하였다. 그 비율은 옵티스가 보유하고 있는 표준필수특허의 수가 특정 표준기술을 구현하는데 필수적이라고 선언된 표준필수특허 총체에서 차지하고 있는 비율로 산정되었다. 1심은 애플이 잠재적 실시허락자(licensor)의 포트폴리오와 특정 표준기술을 구현하는데 필수적이라고 선언된 표준필수특허 총체의 수 등에 관한 데이터를 수집하기 위해 열람해 왔던 Innogarphy라는 회사가 제공하는 데이터베이스에 기초하여 stack의 수를 22,000개로 정하고, 옵티스가 보유하고 있는 표준필수특허의 수는 135개로 집계하여 옵티스가 stack에서 차지하는 비율 0.61%를 산출하였다. 그러나 1심은 옵티스가 stack에서 차지하는 비율을 0.61%에서는 0.38%로 조정하였고, 그 0.38%를 stack 자체의 가치에 곱하여 연간 일시금 513만 달러를 산정하였다. 그리고 그 연간 일시금을 11년분 합산한 총액 일시금 5,643만 달러로 FRAND 실시료를 산정하였다. 여기에서 11년은 법원이 설정한 기간으로서 향후 옵티스와 애플 사이의 FRAND 실시계약 체결일로부터 5년간 유효한 것으로 간주되는 기간과 과거 판매가 이루어진 6년을 더한 것이다.

Id. at para [124] (“Apple은 잠재적 실시허락자(licensor)의 포트폴리오와 특정 표준기술을 구현하는데 필수적이라고 선언된 표준필수특허의 총체(stack)의 수에 관한 데이터를 ETSI 웹사이트를 통해 공개된 선언 정보에서 우선적으로 확보해 왔는데, 2018년부터 Apple은 Innogarphy라는 회사가 제공하는 데이터베이스를 통해 해당 데이터를 열람해 왔다.”).

Id. at para [128]. 1심은 Apple IP & Licensing Group 구성원이 사용하는 Innography 데이터베이스는, ETSI에 공개된 셀룰러 SEP 선언 데이터에서 파생되어 구축된 것이었다는 점에서 Innography의 데이터는 대체로 신뢰할 수 있다고 인정하였다

Optis Cellular Technology LLC and others v Apple Retail UK Ltd and others [2023] EWHC 1095, para [56]. 1심은 Apple이 Ericsson과 별도 실시계약을 체결한 결과 Optis의 표준필수특허 포트폴리오와 중복되는 부분이 발생하였으므로, 그 중복되는 범위를 Optis의 표준필수특허 포트폴리오에서 제외하여 Optis의 스택 지분을 0.38%만 인정하였다.

1심 판결문에 법원이 산정한 stack 전체 가치가 가림 처리로 인하여 공개되지 않은 관계로 정확한 수치를 알 수는 없었다.

Optis Cellular Technology LLC v. Apple Retail UK Ltd [2025] EWCA Civ 552, para [4].

애플은 1심의 FRAND 실시료액에 동의한 반면, 옵티스는 1심의 판단에 불복하여 영국 항소법원에 항소하였다.

3. 항소심의 FRAND 실시료액 산정 및 그 산정방법

항소법원은 1심이 양 당사자 측의 전문가증인이 제시한 증거를 모두 배척하고, FRAND 실시료를 산정함에 있어서 독자적인 접근을 취하였다고 판시하였다. 나아가, 1심은 정밀분석을 전면적으로 실행하지 않고, 그 대신 일시불 지급액을 기준으로 데이터를 가공 및 조정하였으며, FRAND 실시료액을 산정하기 위해 최적의 비교가능한 실시계약을 특정하기 보다는 평균값을 활용하는 방식을 취하였다고 판시하면서 그 평균값을 활용한 방법의 타당성을 판단하는 것이 바로 이 항소심의 핵심 쟁점임을 밝혔다.

Id. at para [22].

1) 1심의 전문가증인 증거에 대한 판단을 배척

항소법원은 1심이 유사 실시계약을 근거로 적정한 실시료율을 계산하기 위해서는 지급 방식 유형의 차이, 상호 실시허락(cross-license) 문제, 그리고 예상실시료와 과거판매분에 대한 면제 처리 문제가 결합되어 정밀분석의 객관성을 사실상 담보하는 것이 불가능하다는 이유로,  양 당사자 측의 전문가증인이 제시한 증거 전부를 배척한 것은 불공정하고 정당화될 수 없다고 판시하였다. 항소법원은 1심이 반대신문(cross-examination)이나 석명권을 행사하여 양 당사자 측의 전문가증인에게 FRAND 실시료액 산정방식의 미흡함을 알리고 간과한 쟁점에 대해 당사자에게 의견진술의 기회를 주었어야 함에도 불구하고, 그러한 기회조차 주지 않은 것만으로도 1심의 결론은 불공정하고 정당화될 수 없다고 판시하였다. 나아가, 항소법원은 FRAND 실시료를 산정하기 위해 유사 실시계약 기반 접근법을 적용하는 경우 비교가능한 실시계약을 선정하는 과정에서 그 비교가능성(comparability) 자체는 다양한 당사자들의 상황 등에 관한 사실증거를 포함하여 모든 증거의 종합적 평가에 기초하여 판단해야 하는 법적문제라고 판시하였다. 한편, 항소법원은 양 당사자 측의 전문가증인 모두 유사 실시계약 기반 접근법을 취하면서 해당 실시계약 사례들로부터 데이터의 품질, 즉 신뢰성(reliability)에 관한 의견을 제시할 수 있었고, 실제로 그 의견을 제시한 것으로 판단하였다. 그 결과, 항소법원은 1심이 전문가증인 증거를 전면적으로 배척한 것은 절차적으로 불공정하며 정당화될 수 없다고 판시하면서 옵티스의 항소를 인용하였다.

Id. at para [88].

Id. at para [90].

2) 유사 실시계약 기반 접근법 중심의 FRAND 실시료 산정방법으로 회귀

항소법원은 1심의 독자적인 FRAND 실시료 산정방법을 폐기하였다. 항소법원은 유사 실시계약 기반 접근법을 기초로 Top Down 방법을 교차검증의 수단으로 활용하여 판매제품당 0.15 달러를 글로벌 FRAND 실시료로 산정한 후, 2013년부터 2027년까지 애플의 예상 판매수량을 반영하여 애플로 하여금 5억 200만 달러를 옵티스에게 일시불로 지급할 것을 명하고, 이와 더불어 이자도 지불할 것을 명하였다.

구체적으로 항소법원은 양 당사자 측의 전문가증인이 제시한 증거를 재검토하면서 옵티스가 구글(Google)과 체결한 실시계약 및 애플이 에릭슨(Ericsson) 등과 체결한 4건의 실시계약 각각을 고려하여 도출한 단위수량당가격(DPU)을 옵티스가 보유하고 있는 지분비율(stack share)로 환산하여 옵티스가 받게 되는 단위수량당가격을 산출하였다. 항소법원은 애플이 제시한 비교대상 실시계약으로부터 도출한 옵티스의 단위수량당가격이 일관되게 높은 수준을 형성하고 있다는 결론에 도달하였고, 따라서 1심이 제시한 단위수량당가격인 0.02 달러 또는 0.01 달러는 과소평가된 것으로 보았다. 한편, 옵티스가 제시한 구글과의 실시계약만을 고려하는 경우 애플이 제시한 비교대상 실시계약만을 기초로 산정한 가치가 과도하게 낮은 결과를 초래한다는 결론에 도달하였다. 나아가, 항소법원은 구글과의 실시계약을 지분비율 기반의 Top Down 방법을 적용하여 교차 검증한 결과 구글과의 실시계약만으로부터 도출되는 단위수량당가격은 총 지분의 비율을 꽤 높은 수치(15%)로 가정한 후 옵티스가 보유하고 있는 지분을 적용하여 산정 한 결과치 범위 중 하한인 0.27 달러보다도 명백히 과도하게 높은 것이라는 결론에 도달하였다. 결론적으로 항소법원은 FRAND 실시료로 애플의 판매제품당 0.15 달러를 양 극단의 중간 지점에 위치하고 있는 것으로 판단하였다.

Id. at para [137].

Top Down 방법이란 전체 표준필수특허에 대한 총실시료(total aggregate royalty)를 결정하고 그 총실시료에 대상 표준필수특허가 해당 표준에 필수적인 전체 관련 특허 포트폴리오에서 차지하는 비율을 곱하여 FRAND 실시료를 산정하는 방법이다. Roya Ghafele, (F)randonomics, 20 Colo. Tech. L.J. 57, 73 (2022) (“One approach (referred to as ‘top down’) starts with a number representing what the appropriate total aggregate royalty burden should be for a given standard (call it T). One can take a view about what the total royalty burden for all the intellectual property relating to the standardised telecommunications technology in a handset should be and indeed various companies have made public statements about this. Starting from this figure T one can then share out the royalty across all licensors in proportion to the value of each licensor's patent portfolio based on assessing that value as a share (call it S) of the total relevant patent portfolio essential to that standard. The FRAND rate is the product of the two (TxS).”) (citing Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co. Ltd. [2017] EWHC 711, [178]).

Id. at para [141]-[142].

Id. at para [145].

Ⅲ. 시사점

Unwired Planet 판결에서 영국 대법원은 FRAND 확약은 본질적으로 글로벌한 거래의 성격을 가진다는 점을 근거로 영국 법원이 표준필수특허 침해에 대한 글로벌 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 관할권을 갖는다고 판시하였다. 대상판결 역시도 영국 대법원의 판결 취지를 재확인하면서 글로벌 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 관할권이 영국 법원에 있다는 점은 이제 더 이상 논쟁의 쟁점이 아닌 것으로 보인다. 그러나 대상판결에서 영국 항소법원은 Unwired Planet 판결과 달리 영국에 등록된 표준필수특허를 기준으로 산정된 FRAND 실시료를 다른 국가에 등록되어 있는 해당 표준필수특허에 대한 실시료, 즉 글로벌 FRAND 실시료로 인정한 1심의 판단을 인용하였다. 대상판결의 1심 법원이 “FRAND에 해당하는 실시료는 하나 이상일 수 있다.”고 판시하였으나, 영국에 등록된 표준필수특허를 기준으로 산정된 FRAND 실시료를 글로벌 FRAND 실시료로 본다는 점에 소송 양 당사자에 의한 다툼이 없었다는 점을 근거로 단일 FRAND 실시료를 인정한 것이다. 이와 같은 영국의 재판실무는 소송 양 당사자가 특정 FRAND 실시료가 글로벌 FRAND 실시료가 될 수 없다고 다투지 않는 이상, 법원이 굳이 해당 표준필수특허가 등록되어 있는 다른 국가의 FRAND 실시료를 의무적으로 산정하지 않아도 되는 법리를 제시한 것으로 이해된다.

Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37.

Unwired Planet 판결에서 영국 법원은 영국에 등록되어 있는 표준필수특허 침해에 따른 글로벌 FRAND 실시료를 산정하면서 다른 국가에 등록되어 있는 해당 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정함에 있어서는 그 나라의 시장 규모나 판매율 등 해당 등록국의 사정을 고려하여 각 국가별 FRAND 실시료를 산정한 바 있다. Unwired Planet v Huawei, [2017] EWHC 711, [587] (“Outside China, a FRAND approach would be to divide the rest of the world into major markets (MM) and other markets (OM) by reference to the number of declared SEPs in force held by Unwired Planet in that country.”); Jorge L. Contreras, Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei, 17 Antitrust Source 1, 12 (2017) (“Nevertheless, Justice Birss does not apply the benchmark rate that he calculated to every country in the world. As noted above, the benchmark rate was calculated for 17 “major market” countries Justice Birss recognizes that both the number of SEPs held in a country, as well as commercial and market realities, will affect the FRAND rate in that country.“ This is especially true of China, Huawei's home jurisdiction. But despite Huawei's objection to the UK court setting a FRAND rate for China with respect to Unwired Planet's Chinese patents (which were, of course, not at issue in the UK case), Justice Birss reasons ‘The appropriate rate for China is not complicated to arrive at. The comparable licences show that rates are often lower in China than for the rest of the world. The relative factor varies. I find that a FRAND licence would use a factor of 50%.’”).

Optis Cellular Technology LLC and others v Apple Retail UK Ltd and others [2023] EWHC 197, para [78] (“It is clear law that there can be more than one set of FRAND terms for any given set of circumstances. That was not the conclusion of Birss J in Unwired Planet (First Instance), but that was the conclusion of the Court of Appeal, and that conclusion was not challenged in nor criticised by the Supreme Court in Unwired Planet (SC).”) (emphasis added).

한편, 대상판결은 Unwired 판결 이후 가장 중요한 판결로 평가되는데 그 이유는 FRAND 실시료 산정 시 그 방법은 ‘유사 실시계약 기반 접근법(comparables-based approach)’을 기초로 하면서 Top Down 방법은 교차검증의 수단으로 활용된다는 점을 명확히 하였기 때문이다. 그 유사 실시계약 기반 접근법은 Unwired Planet 판결에서 최초로 글로벌 FRAND 실시료를 산정하는데 적용되었던 산정방법이기도 하다는 점에서 영국 재판실무는 향후 유사 실시계약 기반 접근법을 FRAND 실시료를 산정하기 위한 주된 방법으로 사용할 것이 쉽게 짐작된다. 한편, FRAND 실시료 산정방법과 관련한 미국의 재판실무는 유사 실시계약 기반 접근법뿐만 아니라 Top Down 방법도 주된 산정방법으로 사용하고 있다. 일본의 재판실무도 Top Down 방법을 적용하여 FRAND 실시료를 산정한 바 있다.

Matthew Raynor, Back to First Principles: UK Court of Appeal Resets the FRAND Framework in Optis v Apple, (2025) (“The Court of Appeal’s judgment in Optis Cellular Technology LLC v Apple Retail UK Ltd [2025] EWCA Civ 552, handed down on 1 May 2025, is arguably the most significant UK FRAND decision since Unwired Planet v Huawei. It not only overturns the High Court’s FRAND determination but re-establishes the centrality of a comparables-based approach and clarifies the treatment of expert evidence, hold out, and foreign judgments within a global FRAND framework.”), https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/back-to-first-principles-uk-court-of-appeal-resets-the-frand-framework-in-optis-v-apple/?utm_source=chatgpt.com.

Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37.

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 211217, at *65 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2018 WL 4488286, at *50 (C.D. Cal. Sept. 14, 2018).

Jorge L. Contreras, Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?, 94 Wash. L. Rev. 701, 716 (2019).

최근 주요국의 재판실무는 표준필수특허를 둘러싼 분쟁 해결을 위해 적극적으로 대응하고 있는 것으로 이해된다. 특히, FRAND 실시료 산정과 관련한 일련의 영국 법원의 판결은 영국 법원이 글로벌 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 관할권이 있음을 공고히 하고, 나아가 FRAND 실시료 산정 시 적용되는 주된 산정방법의 명확화와 구체적인 산정 과정을 보여주면서 영국의 법정이 표준필수특허와 관련된 분쟁 해결의 선도적인 재판지라는 인상을 강화하고 있는 것으로 보인다. 표준필수특허 실시계약 협상의 주도권을 둘러싼 글로벌 포럼쇼핑이 빈번하게 일어나고 있는 현 상황에서 표준필수특허 관련 분쟁을 다루는 법원은 글로벌 FRAND 실시료 산정에 대한 관할권을 적극적으로 행사할 것으로 예상된다. 우리나라의 경우 아직 글로벌 FRAND 실시료를 산정한 사례가 없다. 이러한 가운데 표준필수특허를 둘러싼 분쟁 해결에 적극적으로 대응하고 있는 영국의 재판실무는 향우 우리 법원이 나아갈 방향에 중요한 시사점을 제공한다.

Id. at 723-726.

** 법학박사(S.J.D.)