[해외 IP 재판실무]

유럽사법재판소에 회부된 사전 결정 사항: 등록유럽연합디자인 침해 판단 시 통상의 지식을 가진 사용자의 인식을 판단하기 위한 시점은 언제인가?

- C-749/24, Van Ratingen NV v. Versuni Holding BV [2024] -

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원**

Ⅰ. 검토배경	EU 재판실무는 ‘선행디자인 영역의 조밀함(saturation of the state of the art)’을 등록디자인의 보호요건 중 하나인 독특성(individual character) 요건 판단 시 중요한 요소로 고려해 왔다. 그러한 고려의 법적 효과로서, 등록디자인의 출원일(또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일) 이전에 등록디자인과 유사한 다수의 선행디자인이 광범위하게 존재하여 조밀한 상태임이 증명되는 경우, 통상의 지식을 가진 사용자는 비교되는 양 디자인 사이의 작은 차이에 더 주의를 기울이게 되고, 그 결과 비교적 작은 차이점에도 독특성이 인정 될 수 있다고 하여 유사범위의 폭 이론을 인정하고 있었던 것으로 이해된다. 그런데 등록디자인의 보호범위를 규율하는 EU 규정 제10조 명문상 보호범위 판단을 위한 기준 시점이 명시되어 있지 않다. 그 결과, 보호범위 판단 기준시점이 등록일(또는 우선일)이어야 하는지, 아니면 침해 시점이어야 하는지가 불문명하고, 독특성 요건에서 고려되는 유사범위의 폭 이론이 침해 판단에도 동일하게 적용될 수 있는지가 재판실무상 확립되어 있지 않았다. 이러한 해석상의 불확실성을 해소하기 위해 브뤼셀 항소법원이 유럽사법재판소에 사전 결정을 요청한 본 사건을 검토하는 것은 등록유럽연합디자인 보호범위의 판단 기준에 관한 유럽 법원의 현황을 보다 명확히 이해하고, 나아가 선행디자인의 공지된 부분을 고려하여 등록디자인의 침해를 판단하는 우리 재판실무와 비교해 볼 수 있다는 점에서 의의가 있다.
Ⅱ. 판결	1. 사건의 경위 원고(Philips)는 에어프라이어기(hot-air fryers)에 관한 등록유럽연합디자인(이하, ‘이 사건 EU디자인’) 권리자이고, 해당 디자인이 적용된 다양한 에어프라이어기를 판매하고 있었다. 피고(Van Ratingen)는 소형 전기 가전제품을 수입 및 제조하는 벨기에 기업으로서 2016년 ‘SnackTastic’이라는 명칭의 제품을 판매하였고, 해당 제품은 간식을 조리하기 위한 다기능 컨백션 오븐(multi-functional convention oven, 이하 ‘이 사건 피고제품’)으로 알려져 있었다. 2024년 11월 23일 발표된 ‘디자인의 법적 보호에 관한 유럽의회 및 이사회 지침’(EU 지침) 및 ‘유럽공동체디자인에 관한 이사회 규정’(EU 규정)의 개정안은 종래 사용하던 Community Design(공동체디자인)이라는 명칭을 European Union Design(유럽연합디자인)으로 변경하였다. EUIPO, Design Reform, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402822. 2017년 원고는 피고를 상대로 ‘이 사건 피고제품’이 ‘이 사건 EU디자인’을 침해한다고 주장하면서 브뤼셀(Brussels)의 상사법원(Commercial Court)에 임시적 금지명령(preliminary injunction)을 신청하였다. 브뤼셀 상사법원은 ‘이 사건 EU디자인’의 침해를 이유로 원고의 신청을 인용하였고, 상사법원의 결정에 불복한 피고는 브뤼셀 항소법원(Brussels Court of Appeal)에 즉시 항고하였다. 항고심 진행 중 ‘이 사건 EU디자인’은 Philips로부터 Versuni Holding BV로 양도되었고, 항고심은 계속하여 진행되었다. 항고심에서 양 당사자는 등록유럽연합디자인(이하, ‘EU디자인’) 침해 판단 시 어느 시점이 기준이 되어야 하는지에 대하여 치열하게 다투었는데, 특히 침해 판단주체인 통상의 지식을 가진 사용자(informed user)의 인식에 영향을 미칠 수 있는 요소인 선행디자인 영역의 조밀함을 판단하는 시점에 대한 치열한 공방이 벌어졌다. 즉, 선행디자인이 광범위하게 존재하여 조밀한 경우 침해대상디자인과 EU디자인 사이의 작은 차이점들도 통상의 지식을 가진 사용자에게 더욱 중요한 것으로 인식될 수 있고, 그 결과 비교적 작은 차이점도 ‘상이한 전체적 인상(different overall impression)’을 자아낼 수 있는 근거가 될 수 있으므로, 위 조밀함의 판단 시점이 ‘이 사건 EU디자인’의 등록출원일(우선권 주장이 있는 경우 그 우선일)이어야 하는지, 아니면 침해 시점이어야 하는지가 중요한 쟁점으로 부각되었다. EU 규정 제10조 제1항은 디자인의 보호범위를 규율하며 아래와 같이 규정하고 있다. EU규정 제10조 제1항 등록디자인에 의해 부여되는 보호범위는 통상의 지식을 가진 사용자에게 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는 모든 디자인을 포함한다. EU Regulation Art. 10(1) The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression. 유럽사법재판소(European Court of Justice, ECJ)는 PepsiCo 사건의 상고심에서 통상의 지식을 가진 사용자란 “상표법상 평균적인 소비자(average consumer), 즉 어떠한 전문적인 지식이 없어 분쟁의 대상이 된 상표를 직접적으로 비교할 수 없는 자와 세부적인 기술적 전문지식에 정통한 그 분야의 전문가(sectorial expert) 사이에 위치해 있는 자로서 그는 평균적인 주의력을 가진 사용자가 아니라 해당 분야에서의 그의 개인적인 경험이나 광범위한 지식에 기해 특별히 관찰력 있는 자”라고 설시하였다. C-281/10 PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic [2011], at [53]-[54]. ‘통상의 지식을 가진 사용자’ 개념을 통해 합리적인 수의 디자인에 합리적인 보호범위를 부여하게 될 것이라고 설명하는 글: David Stone, EUROPEAN UNION DESIGN LAW 213-14 (2nd ed. 2016); 해당 설명 부분을 번역하여 소개한 글: 디자인법연구회, 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019, 548면(김동준, “유럽공동체디자인의 보호범위 판단” 집필 부분)(“관련 분야 전문가의 경우 두 디자인의 모든 차이점을 파악할 수 있을 정도로 많은 지식을 가지고 있기 때문에 대부분의 디자인이 유효로 판단되고, 침해로 판단되는 디자인은 거의 없게 되어 대부분의 디자인의 보호범위가 좁게 되는 반면, 일반 수요자의 경우 디자인의 차이점 파악이 곤란하여 유효로 판단되는 디자인은 거의 없게 되지만 일단 유효로 판단되는 디자인은 대부분 침해로 판단되어 극소수의 디자인에 과도한 보호범위를 부여하게 되는 바, ‘통상의 지식을 가진 사용자’ 개념을 통해 합리적인 수의 디자인에 합리적인 보호범위를 부여하게 될 것이다.”). 등록유럽연합디자인의 유효성 여부를 다루었던 사안에서 선행디자인이 광범위하게 존재하여 조밀한 경우 선행디자인과 작은 차이점만으로도 EU 디자인의 보호요건인 독특성(individual character) 요건이 충족될 수 있다는 법리를 제시한 유럽연합 일반법원(General Court)의 판결: T-83/11 and T-84/11, Antrax It v OHIM [2012]. 2. 항고인(Van Ratingen)의 주장 항고인은 보호범위를 규율하는 EU규정 제10조 제1항에는 그 판단 시점이 명시되어 있지는 않으나 EU디자인의 침해를 판단하는, 즉 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 침해대상디자인과 EU디자인을 비교하여 전체적 인상을 평가하는 기준 시점은 ‘이 사건 EU디자인’의 침해 시점이어야 한다고 주장하였다. 그 침해 시점에서는 ‘이 사건 EU디자인’과 유사한 다수의 디자인이 존재하고 있었으므로, 통상의 지식을 가진 사용자는 양 디자인 사이의 미세한 차이점들에 더 민감하게 반응할 것이고, 그 결과 통상의 지식을 가진 사용자는 ‘이 사건 침해제품’의 디자인과 ‘이 사건 EU디자인’은 전체적으로 다르다는 인상을 받게 되므로 침해로 볼 수 없다고 주장하였다. 나아가, 항고인은 유럽연합 일반법원(General Court)이 EU디자인이 독특성 요건을 갖추었는지 판단하면서 선행디자인 영역의 조밀한 정도를 고려한 점에 주목하여, 그러한 선례는 침해를 판단하는 사안에도 유추 적용될 수 있다고 주장하였다. EU규정 제10조 제1항 제1항 디자인의 보호범위는 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 다른 전체적인 인상을 자아내지 않는 모든 디자인을 포함한다. 안원모, “유럽 등록공동체디자인 제도에서의 침해판단 기준과 우리 실무에 주는 시사점”, 산업재산권 제53호, 2017, 326면(“등록공동체디자인의 유효성에 대한 다툼은 OHIM(EUIPO)의 무효심판부(the Invalidity Division), 항고심판부(the Third Board of Appeal)의 판단을 차례로 거칠 수 있으며, 항고심판부의 결정에 불복할 경우 일반법원(the General Court)에 제소할 수 있고, 이에 대한 불복은 유럽사법재판소(the European Court of Justice, ECJ)에 할 수 있다.”). EU규정 제4조 제(1)항은 디자인의 보호요건으로서 신규성(novelty) 및 독특성(individual character)을 요구한다. 한편, 신규성 요건은 EU규정 제5조에서 독특성 요건은 제6조에서 별도로 규정하고 있다. EU규정 제6조 제1항 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 디자인이 자아내는 전체적인 인상이 등록출원일 이전에 공중이 이용가능하게 된 디자인이 자아내는 전체적 인상과 다르다면 해당 디자인은 독특성이 있는 것으로 간주된다. T-824/14, Antrax It v. EUIPO – Vasco Group [2017]. 3. 피항고인(Versuni)의 주장 항고인의 주장과 달리, ‘이 사건 EU디자인’의 권리자인 피항고인은 디자인권 보호범위 판단을 위한 기준시점을 EU디자인 출원일 또는 우선권을 주장하는 경우 그 우선일로 삼아야 한다고 주장하였다. 그 근거로 피항고인은 EU디자인의 보호요건을 규율하는 EU규정 제6조와 보호범위를 규율하는 같은 규정 제10조가 대칭구조를 이루고 있다는 점을 들었다. 즉, 제6조 제1항은 보호요건 판단 기준시점으로 EU디자인의 등록출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 그 우선일을 기준으로 할 것을 명시하고 있고, 나아가 같은 조 제2항은 디자이너의 자유도(degree of freedom of the designer)를 고려할 것을 명시하고 있다. 한편, 제10조에는 보호범위 판단 기준시점이 명시되어 있지는 않으나, 같은 조 제2항에는 제6조 제2항과 같이 디자이너의 자유도를 고려할 것을 명시하고 있으므로 EU디자인의 보호범위의 판단 기준시점 또한 보호요건의 판단 기준시점과 같아야 한다고 주장하였다. 그 결과 ‘이 사건 EU디자인’은 그 출원 시점의 선행디자인들과 비교해 볼 때 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 참신성을 갖춘 것이었으므로 폭넓은 보호범위가 인정되어야 한다고 주장하였다. 나아가, 피항고인은, 선행디자인 영역의 조밀한 정도는 EU디자인의 유효성을 판단할 때 고려되었던 요건일 뿐, ‘이 사건 EU디자인’이 침해되었는지 여부를 판단하는 본 사안에는 적용될 여지가 없다고 주장하였다. EU규정 제6조 제1항 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 디자인이 자아내는 전체적인 인상이 등록출원일 이전에 공중이 이용가능하게 된 디자인이 자아내는 전체적 인상과 다르다면 해당 디자인은 독특성이 있는 것으로 간주된다. EU규정 제6조 제2항 독특성을 판단함에 있어서 해당 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다. EU규정 제10조 제2항 보호범위를 판단함에 있어서 해당 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다. 4. 브뤼셀 항소법원의 판단: 유럽사법재판소(CJEU)에 사전 결정 요청 및 철회 브뤼셀 항소법원은 본 사안의 쟁점을 EU규정 제10조의 해석과 EU디자인 등록출원일 이후에 발생한 선행디자인 영역의 조밀함이 통상의 지식을 가진 사용자에게 미치는 법적 효과로 규정하고, 판결을 내리기 전 해당 쟁점들에 대한 추가적인 해석이 필요하다고 판단하여 2024년 10월 8일 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)에 사전 결정(preliminary ruling)을 요청하였다. 사전 결정을 위한 쟁점을 정리하면 아래와 같다. EU기능조약 제276조는 EU회원국 국내 법원이 EU 법률의 해석이나 유효성에 대한 의문이 있을 때 유럽사법재판소(CJEU)에 사전 결정을 요청할 수 있는 절차를 규정하고 있다. Treaty on the Functioning of the European Union Art. 267 The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: (a) the interpretation of the Treaties; (b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union; C-749/24, Van Ratingen NV v. Versuni Holding BV [2024], https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295663&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5469745. ① EU 규정 제10조에 따라 통상의 지식을 가진 사용자가 EU디자인의 보호범위를 판단하는 경우, 그 판단을 위해 등록출원일(또는 우선권이 주장되는 경우에는 우선일)을 기준시점으로 하여 침해를 판단해야 하는 것인지, 아니면 침해 시점을 기준으로 판단해야 하는 것인지에 대한 해석 ② 만일 침해 시점을 기준으로 통상의 지식을 가진 사용자의 인식을 판단해야 한다면, 그 침해 시점에 EU디자인과 유사한 다수의 선행디자인이 광범위하게 존재하여 조밀한 상태임이 증명되는 경우, 통상의 지식을 가진 사용자가 EU디자인과 침해대상디자인 사이의 경미한 차이점에 더욱 민감하게 반응하여 비교적 작은 차이점도 상이한 전체적 인상을 자아내는 근거가 될 수 있는지 여부 그러나 브뤼셀 항소법원은 2025년 2월 11일 위의 사전 결정 요청을 철회하였고, 같은 해 2월 20일 유럽사법재판소는 해당 요청을 등록부에서 삭제하였다. 사전 결정 요청을 철회한 구체적인 이유는 알려지지 않았으나, 그 철회로 인해 위의 쟁점은 유럽사법재판소의 심리 없이 종결되었고, 그 결과 EU디자인의 보호범위 판단과 관련한 법적 불확실성은 여전히 해소되지 않은 채 남게 되었다. C-749/24, Van Ratingen NV v. Versuni Holding BV [2025], https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=298444&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=5469745.
Ⅲ. 시사점	유럽연합 일반법원은 디자인의 보호요건 중 하나인 독특성 요건 충족 여부를 판단한 Antrax It Srl 판결에서 “선행디자인 영역의 조밀함은 디자이너의 자유도를 제한하는 요소는 아닐지라도 선행디자인 영역의 조밀한 정도가 높다는 점이 증명되는 경우 통상의 지식을 가진 사용자는 비교되는 양 디자인 사이의 차이점에 더 큰 주의를 기울일 수 있다.”라고 판시하였다. 그 이후의 판례에서도 볼 수 있듯이, 유럽연합의 재판실무는 선행디자인 영역의 조밀함을 통상의 지식을 가진 사용자가 전체적 인상을 판단할 때 중요한 요소로 고려하는 것으로 이해된다. 그리고 독특성 요건은 등록디자인의 출원일(또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일) 이전의 선행디자인과 비교하여 통상의 지식을 가진 사용자에게 전체적으로 다른 인상을 주는지에 따라 결정된다. T-828/14 Antrax It v EUIPO [2017]. Id. at [55] (“Although saturation of the state of the art cannot be said to limit the freedom of the designer, it may, once proven, make the user more attentive to the differences of detail between the conflicting designs.”). T-73/19 Bergslagernas Järnvaru v EUIPO [2020], at [25] (“[W]hether there is saturation of the state of the art, which could be capable of making the informed user more attentive to the differences in the designs compared . . . .”). 그런데 EU 규정 제10조 제1항은 “등록디자인에 의해 부여되는 보호범위는 통상의 지식을 가진 사용자에게 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는 모든 디자인을 포함한다.”라고 규정하고 있으나 그 판단 시점을 명시하고 있지 않다. 브뤼셀 항소법원이 유럽사법재판소에 EU 규정 제10조의 올바른 해석에 관한 사전 결정을 요청하였으나 알 수 없는 이유로 그 요청이 철회되었고, 그 결과 EU디자인의 보호범위 판단에 관한 법적 불확실성은 여전히 해소되지 않은 채 남게 되었다. 한편, 독일의 연방대법원은 디자인의 보호범위를 등록디자인의 출원일을 기준으로 판단하고 있고, 학계 역시 독일의 재판실무와 같은 입장을 견지하고 있는 것으로 이해된다. 나아가, 등록디자인의 침해 사건에서, 우리나라 대법원은 등록디자인의 출원일 이전에 그 등록디자인 중 공지된 형상은 그 중요도를 높게 평가하여 유사범위를 넓게 보기는 어렵다고 판단한 사례가 있다. 다만, 더 나아가 유사범위의 폭 결정을 함에 있어서 공지디자인 참작의 기준시점에 관한 쟁점을 정면으로 다룬 대법원 판례는 아직 없는 것으로 보인다. 유럽사법재판소의 판단에 의한 통일된 법리가 아직 마련되지 않은 현 상황에서 EU디자인의 보호범위를 판단하는 시점을 어떻게 설정할 것인지는 실무상 중요한 쟁점으로 다시 부각될 여지가 있어 보이므로, 유럽연합의 재판실무를 계속 주시할 필요가 있어 보인다. BGH, I ZR 187/16 [2018], at [26]. David Stone, EUROPEAN UNION DESIGN LAW 457 (2nd ed. 2016) (“[T]o infringe a design, the allegedly infringing design must create on the informed user the same overall impression. This is flipside of the test for individual character for validity; hence, the law relating to ‘individual character’ applies in reverse to infringement.”); Gordian N. Hasselblatt, COMMUNITY DESIGN REGULATION: A COMMENTARY, 153 (C. H. Beck oHG·Hart Publishing·Nomos, 2015). 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결.

** 법학박사(S.J.D.)