[해외 IP 재판실무]

통합특허법원 항소법원 결정: 동일 특허에 대한 침해소송 절차와 유럽특허청 이의신청 절차의 병행 가능성 여부 판단

- Meril Life Science PVT Limited v. Edwards Lifescience Corporation, UPC_CoA_511/2024-

특허법원 국제지식재산권법연구센터

연구원 황성필**

Ⅰ. 검토배경	대상결정은 2024년 유럽특허청에 이의신청이 제기되어 있었던 특허에 대한 무효(revocation)소송의 중지 청구를 거절한 통합특허법원 항소법원의 판단 이후 또 다른 항소법원의 판단이다. 대상결정에서 항소법원은 동일 특허에 대한 침해소송 절차와 유럽특허청에서 이의신청 절차가 병행되어 진행되는 경우 통합특허법원은 피고에 의한 침해소송 절차 중지 청구를 거절하는 재량권 행사에 신중을 기할 필요가 있다는 취지의 판단을 하였다. 즉, 대상결정에서 통합특허법원 항소법원은 무효소송과 이의심사 절차의 병행 진행과 침해소송과 유럽특허청에서의 이의심사 절차의 병행 진행을 구분하여, 침해소송 절차의 중지제도를 침해소송에서 침해 판단의 근거로 삼은 특허가 유럽특허청 이의심사 절차에서 무효로 판단될 수 있는 위험을 줄일 수 있는 실질적인 수단으로 본 것으로 이해된다. 특허권 분쟁에 있어서 신속한 재판의 진행이 당사자들에게 미치는 중요도를 고려해 볼 때 침해소송과 무효심판이 병존하는 경우 침해소송 중지 여부 판단기준을 명확히 하고자 했던 통합특허법원 항소법원의 판결을 분석해 보는 것은 실무적 의의가 있다.
Ⅱ. 판결	1. 사건의 경위 원고(Edwards)는 경피적심장판막용 전달장치(a low profile delivery system for transcatheter heart valve)에 관한 유럽특허 3 769 722(이하 ‘이 사건 특허’)의 특허권자이다. 2023년 10월 말, 원고는 피고(Meril)를 상대로 유럽통합특허법원(UPC) 1심 법원(Court of Instance) 노르딕-발틱 역내분원(Nordic-Baltic Regional Division, 이하 ‘역내분원’)에 특허권 침해소송을 제기하였다. 이에 대해 피고는 2024년 3월 7일 유럽특허청(European Patent Office, EPO)에 이 사건 특허의 유효성에 대한 이의신청(opposition)을 제기하였고, 2024년 7월 18일 유럽특허청 이의신청심사부(Opposition Division)는 이 사건 특허의 청구항 1은 신규성, 진보성, 충분한 기재 요건을 충족하였으나 청구항 1의 특정 구성요소와 관련하여 신규사항 추가 위반(added matter objection)이 있다는 예비적이며 법적 구속력이 없는 의견을 개진하였다. 유럽특허청은 절차를 신속히 진행하였고, 해당 이의심사를 위한 구술심리는 2025년 1월 17일로 예정되어 있었다. 법원 국분쟁해결시스템 연구회, “외국 법원 및 사법관련 국제기구 번역 가이드라인”, 2024, 114(유럽통합특허법원 편, 김기수 특허법원 고법판사 집필)(“연간 특허사건 수가 적은 회원국은 국내분원(Local Division)을 설치하는 대신 다른 회원국과 협력하여 2개 이상의 회원국의 지역(Region)을 아우르는 역내분원(Regional Division)을 설치할 수 있음. 현재 역내분원은 노르딕-발틱 역내분원이 유일함”), https://2022.lawtimes.co.kr/data/file/Article-attached/article_201927.pdf. 유럽특허협약(EPC) 제99조 제(1)항 누구든지 특허권의 설정등록일보부터 등록공고일 후 9개월 이내에 시행규칙(Implementing Regulation)에 따라 유럽특허청에 특허이의신청을 제기할 수 있다. 한편, 피고는 해당 이의신청 제기일로부터 11일 후인 2024년 3월 18일 이 사건 특허의 무효(revocation)를 구하는 반소를 대상 법원에 제기하였고, 이에 대해 원고는 해당 침해소송 절차 내에서 이 사건 특허의 정정(amendment)을 청구하였다. 그리고 피고는 반소를 제기하면서 동시에 이 사건 특허의 유효성에 대한 판단이 유럽특허청에 계류 중이라는 점을 들어 역내분원에 해당 침해소송 절차의 중지를 요청하였고, 이에 대해 원고는 역내분원에 침해소송 절차에 대한 중지 신청을 각해해 줄 것을 청구하였다. 역내분원에서 침해소송 및 무효소송에 대한 구술심리는 2025년 1월 16로 예정되어 있었다. 통합특허법원협정 제33조 제(3)항 제32조 제(1)항 제(a)호에 따른 특허권 침해소송 제기 시 피고는 제32조 제(1)항 제(e)호에 따라 특허무효를 위한 반소를 해당 소송에서 제기할 수 있다. 이 때 국내 또는 역내분원은 당사자의 의견을 들어 다음의 각 호와 같은 재량권을 가진다. (a) 국내 또는 역내분원은 침해소송과 그 침해소송에 대한 반소로 제기된 무효소송을 함께 심리할 수 있다. 이 경우 제18조 제(3)항에 따라 제1심 법원장에게 해당 기술 분야의 자격과 경험을 갖춘 기술판사를 판사 풀(pool)에서 배정해 줄 것을 요청할 수 있다; (b) 국내 또는 역내분원은 반소로 제기된 무효소송을 1심 본원(Central Division)으로 회부하여 그 판단을 구하고, 침해소송 절차를 중지하거나 계속 진행할 수 있다; 또는 (c) 국내 또는 역내분원은 당사자들의 합의가 있는 경우 소송 전체를 1심 본원으로 회부할 수 있다. 2. 역내분원의 판단(소송절차 중지 신청 기각) 2024년 8월 20일 역내분원은 피고의 침해소송 절차 중지에 대한 청구를 기각하면서 다음과 같은 사유를 근거로 들었다. ① 통합특허법원 절차규칙 제118조 제2항은 구술심리 절차 중에만 적용되는 규정이므로 서면절차 단계에서 소송절차를 중지하는 법적 근거가 될 수 없다. 통합특허법원 절차규칙 제118조 제2항 회원국 또는 지역법원에서 침해소송이 진행되는 동안 중앙법원에서 동일한 당사자 사이에 무효소송이 계속 중이거나 유럽특허청에서 이의신청이 계속 중인 경우, 회원국 또는 지역법원은 다음을 이행할 수 있다. (a) 무효소송에서의 종국결정 또는 유럽특허청의 종국결정에 따라 특허가 전적으로나 부분적으로 무효화되지 아니한다는 협정의 제56조(1) 상 후속 조건 또는 그 밖의 조건에 따른 명령을 포함하여 침해 청구의 본안에 대한 결정을 내릴 수 있다. (b) 무효소송의 결정 또는 유럽특허청의 결정이 있을 때까지 침해소송을 중단할 수 있고 특허의 관련 청구가 무효소송에서의 종국결정 또는 신속하게 내려질 것으로 예상되는 유럽특허청의 종국결정에 따라 어떠한 이유로든 무효화될 가능성이 높다고 판단되는 경우 침해소송을 중단한다. ② 유럽특허청에 이의절차가 계류 중일 때 소송절차를 중지할 수 있는지 여부는 통합특허법원협정 제33조 제10조와 통합특허법원 절차규칙 제295조 제(a)항에 따른다. 통합특허법원협정 제33조 제(10)항 일방 당사자는 해당 법원에 유럽특허청에 계류 중인 특허 무효, 한정(limitation) 또는 이의절차에 관한 사실 및 유럽특허청에 이의심사의 촉진을 요구한 경우 그 사실을 통지하여야 한다. 유럽특허청으로부터 신속한 결정이 기대되는 경우 법원은 소송절차를 중지할 수 있다. 통합특허법원 절차규칙 제295조 법원은 다음과 같은 경우 소송을 중지할 수 있다. (a) 유럽특허청 또는 그러한 소송의 결정이 신속하게 이루어질 것으로 예상되는 국가당국에서의 이의제기절차 또는 제한절차(이후의 항소절차를 포함한다)의 대상이 되기도 하는 특허와 관련된 소송의 존재를 확인한 경우 ③ 본 사안에서 이의신청은 2024년 3월 7일에 제기되었고, 향후 이의신청심사부의 결정은 항고의 대상이 될 가능성이 높다는 점에서 신속한(rapid)한 최종 결정을 기대하기 어렵다는 점은 자명하다. ④ 피고는 통합특허법원 절차규칙 제295조(m)항도 언급하였으나 법원은 이러한 일반조항의 적용 여부에 대해 판단하기 전에 구체적 규정인 통합특허법원협정 제33조 제10항 및 통합특허법원 절차규칙 제295조 제(a)항에 해당하는지 여부를 반드시 고려해야 한다. 나아가, 법원은 기본권(fundamental right)인 합리적 기간 내에 적절한 법적 구제를 받을 권리 및 공정하고 공개된 구술심리를 받을 권리를 존중해야 하고, 최종 구술심리가 원칙적으로 1년 이내에 개최되어야 한다는 원칙도 함께 고려해야 한다. 따라서 유럽특허청의 최종 결정이 신속히 내려질 것으로 기대되지 않는 경우, 원칙적으로 침해소송 절차를 중지하지 않는 것이 바람직하다. 이와 같은 원칙은 이 사건 특허가 무효로 판단될 가능성이 높다고 하더라도 적용된다. 통합특허법원 절차규칙 제295조 (m) 적절한 법집행을 위하여 필요한 그 밖의 경우 ⑤ 또한, 피고는 침해소송에서 이 사건 특허의 무효를 구하는 반소도 제기하였으므로 법원은 이의신청에 의한 심사가 종료되기 전이라도 이 사건 특허의 유효성 여부 및 범위에 관하여 판단할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 사정들을 고려하여 역내분원은 통합특허법원 절차규칙 제295조 제(m)항에 따라 침해소송 절차를 중지하지 않기로 판단하였다. 역내분원의 결정에 불복하여 피고는 통합특허법원 항소법원에 항고하였다. 3. 항소법원의 판단(원심으로 파기, 환송) 가. 통합특허법원 절차규칙 제295조 제(m)항의 적용 여부(소극) 항소법원은 동일 특허와 관련하여 유럽특허청과 통합특허법원에서 소위 병행소송(parallel proceedings)이 진행되고 있는 경우 법적 근거는 통합특허법원협정 제33조 제(10)항 및 그 절차 규칙 제295조 제(a)에 의해 규율되는 것임을 확인하면서 피고가 원심에서 소송절차 중지를 위해 적용되어야 할 법적근거로 주장한 통합특허법원 절차규칙 제295조 제(m)항은 해당 사안에 적용되지 않는다고 판시하였다. 나. 침해소송 절차에서 통합특허법원협정 제33조 제(10)항 및 그 절차규칙 제295조 제(a)항의 해석 항소법원은 통합특허법원협정 제33조 제(10)항 및 그 절차규칙 제295조 제(a)항(이하, ‘해당 규정’)에 따르면 유럽특허청에서 이의신청 절차가 진행 중인 특허에 대해 유럽특허청의 ‘신속한’ 결정이 기대되는 경우 법원은 관련 소송을 정지할 수 있는 재량권을 가진다는 점을 명확히 하였다. 나아가, 해당 규정의 문언 상 결정이 반드시 ‘종국결정(final decision)’이어야 하는 것은 아니라는 점 또한 명확히 하였다. 항소법원은 통합특허법원 절차규칙 제118조 제2항 제(b)호의 두 번째 문장에 따르면 법원은 유럽특허청의 종국결정에 의해 특허가 무효로 판단될 가능성이 높다고 판단하는 경우 침해소송을 중지해야 한다고 규정하고 있는 반면, 해당 규정들은 단지 유럽특허청의 신속한 결정이 예상되는 경우를 요구하고 있을 뿐이라고 판시하였다. 나아가, 항소법원은 해당 규정에 따른 중지절차는 침해소송에서의 법원 판단과 유럽특허청에서 이의심사 절차에서 내려진 결정 사이의 충돌을 방지하기 위해 활용할 수 있는 여러 수단 중 하나라고 설시하면서, “병행하여 진행되는 무효소송과 이의심사 절차에 따른 결정은 서로 양립할 수 있는 것인 반면, 병행되는 침해소송의 판단과 이의심사 절차에 따른 결정은 상호 충돌할 수 있다.”라고 판시하였다. 즉, 법원이 침해소송에서 침해 판단의 근거로 삼은 특허가 이의심사 절차에서 유럽특허청에 의해 무효로 판단되는 상황이 전개될 수 있는데 “이와 같은 충돌은 유럽특허청의 무효결정에 대한 불복이 가능하고, 그 효력이 불복절차 진행 중에는 미치지 않는다고 하더라도 원칙적으로 방지되어야 한다.”라고 판시한 것이다. 한편, 항소법원은 “유럽특허청의 결정이 종국적인지 여부와 상관없이 신속한 결정이 예상된다고 하여도 법원이 반드시 절차를 중지해야만 하는 것은 아니다.”라고 판시하면서 해당 규정에는 ‘may’라는 용어가 사용되고 있다는 점을 근거로 법원은 절차를 중지할 수 있는 재량권을 행사할 수 있는 것으로 해석하였다. 나아가, 항소법원은 소송절차 중지 여부 판단과 관련하여 “당사자 사이의 법률관계에 관한 구체적인 사정과 형평을 종합적으로 고려하여 판단되어야 하고, 특히 이의심사 절차의 진행 현황, 침해소송의 진행 현황, 그리고 이의심사 절차에 따라 해당 특허가 무효로 될 가능성 등이 고려 대상이 된다.”고 판시하였다. 따라서 항소법원은 유럽특허청의 예상되는 결정이 종국결정이 아니며 불복 가능성이 있다는 사정은 고려 가능한 여러 요소 중 하나에 불과하므로 그러한 사정만을 기초로 피고의 침해소송 절차 중지 신청을 기각한 원심에는 오류가 있다고 보았다. 3. 이의심사 절차에서 기대되는 ‘신속한(rapid)’ 결정 요건의 충족 여부(긍정) 항소법원은 원심이 “유럽특허청의 이의심사 절차에서 신속한 결정이 예견되는지를 고려했어야 하고, 이 때 당사자 사이의 법률관계에 관한 구체적인 사정과 형평을 종합적으로 검토하여 침해소송 절차의 중지 여부를 판단했어야 한다.”고 판시하였다. 항소법원은 유럽특허청의 이의심사 절차 상 구술심리가 2025년 1월 17일로 예정되어 있었는데 이는 침해소송의 구술심리 예정일 바로 다음 날이었다는 점에 주목하면서 이와 같은 사정은 유럽특허청의 결정이 통합특허법원협정 절차 규칙에서 요구하는 ‘신속성’ 요건을 충족시키기에 충분하다고 판시하였다. 나아가, 항소법원은 원심이 침해소송 절차의 중지를 위한 재량권을 행사하여야 하는지와 관련하여 침해소송 단계에서 바로 소송을 중지하지 않더라도 충돌을 방지할 수 있는 방안들이 있다고 강조하면서 다음과 같은 사정을 예시로 제시하였다. ① 법원이 침해소송을 계속 진행하면서 구실심리 준비를 포함한 절차를 이어가면서, 구술심리 일정을 유럽특허청의 결정 이후로 조정하는 방안; ② 예정대로 구술심리를 진행하되, 당사자에게 이의심사 절차의 결과를 법원에 통지하도록 요청하고, 그 결과를 바탕으로 이후 추가적인 절차가 필요한지 여부를 결정하는 방안; ③ 사안이 유럽특허청 결정 준비 단계에 도달했을 때 그 시점에서 법원이 재량권을 행사하여 소송절차를 중지하는 방안 결국, 항소법원은 위와 같은 대안들을 제시한 후 침해소송 및 그 침해소송에 대한 반소로 제기된 무효소송과 관련된 쟁점에 관하여 원심이 항소법원보다 더 잘 파악하고 있다는 점을 인정하면서 피고의 소송중지 청구에 대한 추가적인 심리를 진행하도록 이 사건을 원심 재판부로 환송하였다.
Ⅲ. 시사점	대상결정에서 통합특허법원 항소법원은 통합특허법원협정 제33조 제(10)항 및 그 절차 규칙 제295조 제(a)항에 근거하여 통합특허법원은 특정 특허에 대한 이의신청이 유럽특허청에서 진행 중이고, 유럽특허청으로부터 해당 이의신청에 대한 결정이 ‘신속히’ 내려질 것으로 예상되는 경우 소송절차를 중지할 수 있다는 기본 원칙을 확인하였다. 무엇보다, 대상결정에서 통합특허법원 항소법원이 유럽특허청에 이의신청이 제기되어 있었던 특허에 대한 무효소송의 중지 요청을 거절했던 원심 판단을 지지하고 항고를 기각했던 Carrier Corporation 판결과 달리 통합특허법원에서 진행 중인 침해소송에서 피고가 유럽특허청에서 진행 중인 이의심사 절차를 근거로 침해소송을 지연시킬 수 있는 가능성을 열어두었다는 점이 주목된다. Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S [UPC_CoA_22/2024] 판결의 요지 정리 및 시사점을 제시한 글: 김진엽 전문위원, “유럽특허청에 이의청구가 제기되어 있었던 특허에 대한 취소소송의 중지요청을 거절한 통합특허법원 항소법원의 판결”, 한국지식재산 보호원(2025). 나아가, 통합특허법원 항소법원은 유럽특허청으로부터 예상되는 결정이 ‘종국’결정이 아니며 불복 가능성이 있다는 사정만으로 유럽특허청의 결정이 ‘신속히’ 내려질 것으로 예상되지 않는 것으로 보아 통합특허법원에서 진행 중인 침해소송 절차 중지 청구를 쉽게 기각해서는 아니 되고, 당사자의 이해관계와 구체적 사정을 함께 고려하여 판단할 것을 주문하였다. 그 결과, 항소법원이 법원으로 하여금 동일 특허에 대한 침해소송과 유럽특허청에서의 이의심사 절차가 병존하는 경우 침해소송 절차의 중지를 통해 침해소송에서 침해 판단의 근거가 되었던 특허가 이의심사 절차에서 무효로 판단될 수 있는 위험을 줄이는 방향으로 재량권을 행사하도록 하는 지침을 제시한 것으로 해석될 여지가 있어 보인다. 이와 같은 해석은 항소법원이 동일 특허에 대한 침해소송과 유럽특허청에서 이의심사 절차가 병행되고 있는 경우, 법원에 의한 침해소송 절차 중지를 두 기관에서의 판단이 충돌할 위험을 줄일 수 있는 실질적 수단으로 보고 있다는 점에서도 뒷받침된다. 우리나라 특허법 제164조 제2항은 법원은 소송절차에서 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하고 있으므로 무효심판 결과가 나올 때까지 소송이 중단되거나 병행되어 진행될 수 있다. 통계적으로 침해소송 판결의 약 78.2%가 무효심판 결과를 실질적으로 참고하고 활용한다고 한다. 참고로, 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, U.S. PTO) 산하에 설치된 준사법적 성격(quasi-judicial nature)을 가진 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에서 당사자계 무효심판(Inter Parte Review, 이하 ‘IPR’)의 절차 진행을 이유로 당사자가 침해소송의 중지를 요구한 경우 연방지방법원이 해당 무효심판을 이유로 병존하는 소송절차를 중지하는 경우가 꽤 높은 비율(약 70%)을 차지한다고 한다. 그러나 이와 같은 비율이 의미하는 바를 미국 재판실무가 특허심판원의 결정에 무조건 의존하는 것으로 해석하는 것은 경계해야 한다. 실무적으로 미국 연방지방법원은 소송절차 중지 여부를 판단하기 위해 ① 증거개시절차가 종료되었고, 변론기일이 정해졌는지 여부, ② 중지 결정이 사건의 쟁점과 심리를 단순화할 수 있는지 여부; ③ 중지 결정이 비신청인 당사자에게 과도한 불이익을 주거나 명백히 전술적 불리함을 초래하는지 여부를 주요 요소로 고려하기 때문이다. 특히, 해당 요소들 중에서도 소송 중지로 인해 원고가 과도한 불이익을 받을지 여부가 재판실무에서 가장 중요하게 고려되는데, 소송 당사자가 시장에서 직접적인 경쟁관계에 있는 경우 소송절차를 중지하는 결정에 부정적이며, 그 이유는 시장점유율과 명성(goodwill)에 관한 손해는 금전적인 손해배상으로 보상할 수 없기 때문이라고 한다. 달리 말하면, 침해소송 절차 중지로 인해 시장점유율이나 명성과 같이 금전적인 손해배상에 의해서 보상받을 수 없는 손해를 입지 않는 비실시기업(Non-Practicing Entity, NPE)이 특허권 침해소송에서 원고인 경우 상대적으로 법원이 동일한 특허를 대상으로 하는 무효심판과 병존하는 소송절차의 중지를 결정함에 있어서 부담이 덜하다고 볼 수 있다. 즉, 미국 특허권 침해소송에서 비실시기업이 원고인 경우가 상당하다는 점을 고려할 때 법원에 의해 소송 절차 중지가 이루어진 비율이 상당히 높은 것은 미국의 특수한 상황이 반영된 것으로 이해된다. 그럼에도 불구하고, 무효심판은 특허권 침해 분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있다는 점에 의문의 여지가 없어 보이며 우리나라의 상황도 이와 다르지 않은 것으로 이해된다. 그런 견지에서, 특허권 침해소송과 무효심판이 병행되는 경우 법원이 해당 침해소송을 중지할 수 있는 재량권 행사는 폭 넓게 인정될 것으로 보인다. 다만, 특허권 관련 분쟁 발생 시 신속한 재판 진행 또한 원고와 피고 모두에게 매우 중요한 고려사항일 것이므로 법원은 무효심판을 청구하는 시기(timing), 당사자에게 미칠 영향 등을 고려하여 침해소송 절차 중지 여부를 판단할 필요성은 있어 보인다. 파인특허, “특허침해소송과 무효심판”, 2025, https://www.pinepat.com/ko/insights/materials/teugheocimhaesosonggwa-muhyosimpan. ‘Patent Trial and Appeal Board’는 특허심판항소위원회, 특허심판위원회, 특허심판항고부 등으로 번역되는 경우가 있으나, 해당 기관의 역할이 우리나라 특허심판원의 역할과 유사하다는 측면에서 본 보고서는 해당 기관의 명칭을 특허심판원으로 번역하고자 한다. 최승재·김영기·박준우, 신미국특허법(제2판), 법문사(2023), 495(“이 제도는 [등록 후 무효심판] 절차의 종료일이나 [등록 후 무효심판]을 신청할 수 있는 기간이 경과한 후에 특허권자 이외에 특허에 대하여 이해관계 있는 자가 다른 특허와 간행물을 근거로 특허권자를 상대로 신규성(§102)과 진보성(§103)을 다투며 PTAB에 신청하는 일종의 무효심판이다.”). Anne S. Layne-Farrar, The Cost of Doubling Up an Economic Assessment of Duplication in Ptab Proceedings and Patent Infringement Litigation, 10 Landslide 52, 53 (2018) (“While either or both parties in litigation can request a stay of the court trial pending an IPR ruling, such stays are not always granted. In a study of all district court cases in which a stay motion was filed between September 16, 2011 (the start of PTAB proceedings) and June 15, 2016, a total of 752 decisions had stay requests, with 529, or 70 percent, of those requests granted.”). Entangled Media, LLC v. Dropbox Inc., 732 F. Supp. 3d 1120, 1123 (N.D. Cal. 2024) (“Courts consider three primary factors in determining whether to stay a case pending inter partes review: ‘(1) whether discovery in the case is complete and whether a trial date has been set; (2) whether a stay would simplify the issues in question and trial of the case; and (3) whether a stay would unduly prejudice or present a clear tactical disadvantage to the non-moving party.’”). Matthew R. Frontz, Staying Litigation Pending Inter Partes Review and the Effects on Patent Litigation, 24 Fed. Circuit B.J. 469, 480 (2015) (“In a situation where a plaintiff could suffer undue prejudice, a court could be compelled to deny the stay regardless of the first two factors. While not explicitly held by any of the courts, prejudice appears in some cases to be dispositive.”). Matthew R. Frontz(주 14), 482 (“A court will pay specific attention when parties are direct competitors, and have been reluctant to stay litigation where direct competition is shown.”) (citing Neste Oil OYJ v. Dynamic Fuels, LLC, 2013 WL 3353984, at *3 (D. Del. July 2, 2013)). Matthew R. Frontz(주 14), 482 (“The relationship between parties is an important factor because ‘there is a reasonable chance that delay in adjudicating the alleged infringement will have outsized consequences to the party asserting infringement has occurred, including the potential for loss of market share and an erosion of goodwill.’”) (citation omitted). 비실시기업은 소위 특허괴물(patent troll)로 불리우기도 하며, 특허권 실시를 통해 제품을 제조하거나 판매하지 않으나 잠재적 이용자와 특허권 실시계약을 통해 로열티(royalty) 수입을 통해 이익을 창출하는 기업이다. Matthew R. Frontz(주 14), 482-483 (“If the parties are not direct competitors, for example, if the plaintiff is a non-practicing entity, there is little risk of irreparable harm to market share or goodwill.”). 비실시기업의 특허권 침해소송 건수가 차지하는 비율이 2007년부터 꾸준히 증가하여 2012년에는 58.7%에 달했다는 통계를 보여주는 글: Robin Feldman et al., The AIA 500 Expanded: The Effects of Patent Monetization Entities, 17 UCLA J.L. & Tech. 1, 37 (2013) (“In 2007, monetizers filed only 24.6% of the patent infringement lawsuits. Monetizers filed 40.4% of the lawsuits in 2011. Most significantly, monetizers crossed into the majority in 2012, having filed 58.7% of patent infringement lawsuits.”). Softview LLC v. Apple Inc., 2013 WL 4757831, at *1 (D. Del. Sept. 4, 2013) (“[G]iven that [patent holder] is a non-practicing entity and not seeking injunctive relief, the limited delay (of about seven months) resulting from the Court's order should not severely prejudice [patent holder].”). Eric W. Schweibenz et al., Automatic Stay of Litigation Pending Inter Partes Review? A Simple Proposal for Solving the Patent Troll Riddle, 7 Landslide 40, 41 (2014) (“In general, motions to stay filed after the PTAB instituted trial have a greater likelihood of being granted, suggesting that timing is a critical factor for many district courts.”) (emphasis added).

** 법학박사(S.J.D.)