[해외 IP 재판실무]

유럽통합특허법원(UPC)의 균등침해 최초 인정 사례 분석

- Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023-

특허법원 국제지식재산권법연구센터

Ⅰ. 검토배경

대상판결은 유럽통합특허법원(Unified Patent Court, 이하 ‘UPC’)이 개원한 후 2024. 11. 22. 최초로 균등판단을 통해 특허권 침해를 인정한 첫 사례이며, 균등론 적용을 위한 4가지 요건을 제시하고 있다. 비록 대상판결은 하급심 판결이기는 하나 향후 UPC의 특허권 침해 판단기준에 중요한 선례가 될 수 있다는 점에서 대상판결을 분석한다.

Ⅱ. 판결

1. 배경기술

대상판결에서 문제가 된 특허발명은 장치 및 방법에 관한 것으로서 소위 식물에 기반한 미생물 연료전지(Plant-based-Microbial Fuel Cell, P-MFC)로 불리운다. 해당 특허발명은 선행기술인 종래 미생물 연료전지(MFC)와 같이 에너지를 생산하기 위해 미생물이 유기 전자 공여 화합물(organic electron donor compounds)과 같은 연료(feedstock)를 산화하여 전자(electron)를 생성하는 장치를 사용한다. 그 장치는 반응기(reactor)를 포함하며, 그 반응기는 양극구획(anode compartment)과 음극구획(cathode compartment)으로 구성된다. 양극구획에는 유기 전자 공여 화합물을 산화시킬 수 있는 양친성 미생물(anodophilic micro-organisms)이 포함되어 있으며, 이 산화 과정에서 생성된 전자는 양극구획 내의 양극(anode)으로 공급되어 에너지가 생산된다. 그런데 그 전자를 생성하기 위한 연료를 외부로부터 공급받아야만 했던 종래 미생물 연료전지(MFC)와 달리, 해당 특허발명은 살아 있는 식물을 그 장치에 포함시켜 그 식물을 미생물 연료전지에 필요한 연료공급원으로 활용하는 점에 기술적 특징이 있다. 이는 뿌리 침적(rhizodeposition) 효과를 이용한 것으로 식물이 광합성을 통해 생성한 화합물이 뿌리를 통해 토양으로 방출되도록 유도하는 원리를 기반으로 한다.

2. 분쟁의 경위

특허권자인 원고(Plant-e)는 “빛 에너지를 전기에너지로 변환하는 장치 및 방법”이라는 명칭의 유럽특허(EP 2 137 782 B1, ‘EP 782’)의 특허권자이다. 해당 특허는 2008년 4월 17일에 출원된 국제출원(공개번호 WO 2008/127109, “WO 109”)을 기반으로 하여 2017년 11월 15일에 등록되었고, 원고는 2007년 4월 17일에 출원된 네덜란드 국내출원(“우선출원” 또는 “NL 598”)을 기초로 국내우선권주장에 의한 우선권을 주장하였다. 피고는 스타트업 기업으로서 2018년 8월 3일 교육용 소형 바이오 연료전지(‘Bioo Ed’) 판매를 위해 원고와 통상실시권 설정계약을 맺었으나 판매실적이 기대에 미치지 못하였다는 이유로 2019년 3월 29일 해당 계약을 해지하였다. 그 후 피고는 2020년 9월 18일에 먼저 출원된 유럽특허(EP 20282828 A1)를 기초로 “에너지를 생성하는 장치 및 그 사용”이라는 명칭의 국제특허출원을 하였고,  센서와 함께 사용할 수 있는 소형 바이오 연료전지(‘Bioo Sensor’), 정원이나 공원에서 사용하기 위해 지중에 매립할 수 있는 조명 기능이 포함된 대형 바이오 연료전지(‘Bioo Panel’), 그리고 세 개의 Bioo Panel이 통합된 ‘Bioo Bench’를 청약(offering for sale) 또는 판매하고 있었다.

** 법학박사(S.J.D.)

국제특허출원은 출원번호 WO 2022/058500(“WO 500”)로 2022년 3월 24일에 공개되었다.

원고는 피고를 상대로 네덜란드에 설치되어 있는 헤이그 분원(The Hague Local Division)에 특허권 침해 소송을 제기하면서, 피고의 제품들, 특히 ‘Bioo Panel’(이하, ‘침해대상제품’)이 이 사건 특허발명의 방법청구항 11을 문언적으로 침해하였다고 주장하고, 나아가 예비적으로 균등론에 의한 침해도 주장하였다. 이에 대해 피고는 원고의 특허발명에 대한 신규성 결여, 진보성 흠결 등을 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 무효를 구하는 반소(counterclaim)를 제기하였다. 이에 대해, 헤이그 분원은 특허발명의 무효 여부에 대한 증명책임을 부담한다는 점을 명시한 후, 이 사건 특허발명은 제시된 선행기술들과 비교하여 신규하며 진보성이 부정되지 않는다고 판단하면서 이 사건 특허발명은 유효하다고 판시하였다. 따라서 남은 쟁점은 피고의 제품들이 이 사건 특허발명의 청구항 11을 침해하는지에 대한 판단만이 남게 되었고, 해당 청구항 11은 아래와 같은 주요 특징을 갖는다.

유럽통합특허법원(UPC) 1심 법원은 본원(Central Division), 국내분원(Local Division), 그리고 역내분원(Regional Division)으로 구성되어 있다. UPC 협정의 회원국은 행정위원회(Administrative Committee)에 1심 법원인 국내분원(Local Division)의 설치를 요청할 수 있으며, 헤이그 분원은 국내분원 중 하나이다. 국제분쟁해결시스템 연구회, “외국 법원 및 사법관련 국제기구 번역 가이드라인”, 2024(유럽통합특허법원 편, 김기수 특허법원 고법판사 집필), https://2022.lawtimes.co.kr/data/file/Article-attached/article_201927.pdf.

청구항 11

Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, para. 37 (“Claim 11 can be divided into the following features: 11.1 Method for converting light energy into electrical energy and/or hydrogen; 11.2 wherein a feedstock is introduced into a device that comprises a reactor; 11.3 where the reactor comprises an anode compartment (2) and a cathodecompartment; 11.4 and wherein the anode compartment comprises a) an anodophilic microorganismcapable of oxidizing an electron donor compound; 11.5 and b) a living plant (7) or part thereof, capable of converting light energy bymeans of photosynthesis into the electron donor compound; 11.6 wherein the microorganism lives around the root (8) zone of the plant or partthereof.”).

11.1 빛 에너지를 전기에너지 및/또는 수소로 변환하는 방법;

11.2 공급원이 반응기를 포함하는 장치에 도입되는 방식;

11.3 상기 반응기는 양극 구획(2) 및 음극 구획(3)을 포함하고;

11.4 상기 양극 구획(2)에는 a) 전자 공여 화합물을 산화할 수 있는 양친성 미생물(anodophilic microorganism)이 포함되며;

11.5  b) 광합성을 통해 빛 에너지를 전자 공여 화합물로 전환할 수 있는 살아있는 식물(7) 또는 그 일부가 포함되며

11.6 해당 미생물은 식물 또는 그 일부의 뿌리(8) 영역 주변에서 서식하는 것을 특징으로 한다.

한편, 침해대상제품은 두 개의 독립된 구획(compartment)으로 이루어져 있는 장치로서 상단구획(upper compartment)에는 자연적으로 자라나는 식물 및 그 뿌리가 위치하고 있고, 하부구획(lower compartment)에는 음극(cathode)과 양극(anode)으로 구성되어 있는 생물학적 배터리(biological battery)가 위치하고 있다. 이 사건 특허발명과 침해대상제품의 도면은 아래와 같다.

이 사건 특허발명	침해대상제품

3. 헤이그 분원의 판결 요지

대상판결의 쟁점은 식물의 뿌리와 양극(anode) 사이의 직접적인 접촉을 의도적으로 회피한 침해대상제품의 이중 구획(two-compartment) 설계가 “식물의 뿌리는 본질적으로 양극 재료(anodic material)에 위치하여야 한다.”는 이 사건 특허발명을 침해하는지 여부였다. 헤이그 분원은 특허발명의 보호범위 해석에 관한 실무의 통일화를 위한 목적으로 마련된 유럽특허조약(European Patent Convention, EPC) 제69조 제1항 및 그 해석에 관한 의정서(Protocol on the Interpretation of Article 69) 제2조를 적용하여 2 단계 판단방법에 따라 특허권 침해 여부를 판단하였다. 첫 번째 단계에서는 특허발명의 청구범위 해석을 바탕으로 침해대상제품이 특허발명의 청구범위 해석에 따른 문언침해 범위에 포함되는지를 판단한다. 만일 문언침해가 인정되지 않는 경우 두 번째 단계로서 균등 여부에 대한 판단이 이루어진다.

EPC Art. 69(1) (“The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”); 유럽특허조약 제69조 제1항 (“유럽특허 또는 유럽특허출원에 따른 보호범위는 특허청구범위에 의해 정해진다. 그럼에도 불구하고, 청구범위를 해석함에 있어서 발명의 설명 및 도면이 사용되어야 한다.”).

EPC 제69조 해석에 관한 의정서 제2조는 개정 유럽특허조약(EPC 2000)이 발효되면서 종래 의정서도 개정이 되었고, 그 개정을 통해 균등물(equivalents)이라는 제목의 제2조가 신설되었다.

Art. 2 of the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC(“For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”); EPC 제69조의 해석에 관한 의정서 제2조 (“유럽특허의 보호범위를 판단함에 있어서 특허청구범위 구성요소의 균등물도 고려해야 한다.).

가. 문언침해: 부정

헤이그 분원은 침해대상제품의 구성요소의 일부가 특허발명의 대응되는 구성요소와 문언상으로 동일하지 않으므로 문언침해를 인정하지 않았다. 우선, 헤이그 분원은 이 사건 특허발명 청구항 11의 주요 특징인 11.3 내지 11.4에서 사용되고 있는 구획(compartment)의 의미를 해석하면서 음극 및 양극의 구획은 개념적일 수 있으며 그 구획이 물리적으로 반드시 분리될 필요는 없다고 해석한 후 그 음극과 양극이 토양에 의해 분리된 것만으로도 충분하다고 판시하였다. 한편, 헤이그 분원은 이 사건 특허발명 청구항 11의 주요 특징인 11.6에 따르면 식물의 뿌리는 연료전지 내 양극 구획에 위치해야 한다고 해석하였다. 그러나 침해대상제품에서 ‘식물의 뿌리’는 상부구획(upper compartment)에 위치하고, ‘양극’ 및 미생물은 하부구획(lower compartment)에 위치하므로 침해대상제품이 이 사건 특허발명의 청구범위 해석에 따른 문언침해 범위에 포함되지 않는다고 판단하였다. 따라서 헤이그 분원은  두 번째 단계인 균등론 적용에 의한 특허권 침해가 인정되는지 여부를 심리하였다.

나. 균등침해 인정 및 균등 판단을 위한 4가지 요건 제시

헤이그 분원은 이 사건 특허발명과 달리 피고의 제품에서는 식물의 뿌리가 상부 구획에 위치해 있고, 미생물이 존재하는 양극은 하부 구획에 위치해 있는데 그 변경된 구성이 특허발명의 대응되는 구성요소의 균등물에 해당하는지를 판단하기 위해 4가지 요건을 아래와 같이 제시하였다.

기술적 동등성(technical equivalence): 변경된 구성(variation)이 특허발명이 해결하는 것과 (본질적으로) 동일한 문제를 해결하고, 이와 같은 맥락에서 (본질적으로) 동일한 기능을 수행하는가?

특허권자 보호의 적절성: 특허권의 보호범위를 균등범위까지 확장하는 것이 특허권자의 기술적 기여를 고려할 때 공정한 보호에 해당하는가? 그리고 (침해시점을 기준으로) 통상의 기술자가 구성의 변경을 채택할 수 있는 정도가 자명한지 여부?

제3자를 위한 합리적인 법적 확실성: 통상의 기술자가 특허로부터 특허발명의 보호범위가 청구항의 문언적 의미 보다 더 확장될 수 있다는 것을 이해하는가?

신규성 및 진보성: 침해대상제품이 선행기술과 대비하여 신규하고 진보성이 있는가?

나아가, 헤이그 분원은 위 4가지 요건을 차례로 판단한 후 특허발명에 대한 침해대상제품의 균등침해를 인정하였다.

1. 기술적 동등성 여부(적극)

이 사건 특허발명은 외부로부터 공급되는 연료에 의존하지 않는 미생물 연료전지를 구현하기 위해 살아 있는 식물을 시스템에 포함시켜 반응기에 유기물을 지속적으로 공급하는 공급원으로 활용하는 새로운 방법을 제공하는 것을 발명의 핵심(teaching)으로 하고 있다. 그런데 원고가 제출한 증거에 따르면 유기 전자 공여 화합물 중 하나인 아세트산이 물의 흐름을 통해 침해대상제품의 상부 구획에서 하부 구획으로 이동하여 하부 구획에 위치한 양극에 도달하고 그 곳에 양극친화성 미생물이 존재하는 것으로 나타났다. 헤이그 법원은 식물의 위치를 다르게 구성한 침해대상제품 역시 식물을 연료 공급원으로 활용한다는 점에서 이 사건 특허발명의 핵심과 동일한 것으로 판단하였다. 나아가, 식물 자체를 연료 공급원으로 활용하여 전기에너지를 생성하는 유기물질을 제공하는 이 사건 특허발명의 핵심이 침해대상제품에서도 그대로 구현되어 있음에 비추어 볼 때 침해대상제품은 이 사건 특허발명과 동일한 문제를 해결하고 동일한 기능을 수행하는 것으로 판시하면서, 식물의 위치를 변경한 구성은 식물의 기능에 영향을 미치지 않는 것으로 보았다.

Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, para. 82 (“[T]he teaching of the patent is to create an MFC that is independent of externally furnished fuel.  This is achieved by introducing a living plant into the system as a constant supplier of organic material to the reactor, thus creating a P-MFC.”).

대상판결에서는 균등침해 여부를 판단하면서 발명의 교시(teaching)라는 용어를 사용하고 있다. ‘교시’라는 용어는 문맥상 ‘개념’ 또는 ‘핵심’으로 번역될 수 있을 것으로 보이나, ‘교시’의 사전적 의미가 “길잡이로 삼는 가르침”이라는 점에서 어떤 사물이나 현상에 대한 일반적 지식을 의미하는 ‘개념’보다는 어떤 현상의 가장 중심이 되는 부분을 의미하는 ‘핵심’의 의미와 조금 더 가깝다는 점, 무엇보다 우리 재판실무에서 균등판단 시 발명(기술사상)의 핵심이라는 용어를 사용하고 있다는 점에 비추어 본 보고서에서는 ‘교시’라는 용어를 ‘핵심’으로 번역한다.

2. 특허권자 보호의 적절성 여부(적극)

헤이그 분원은 특허권자 보호의 적절성 여부를 판단하기 위해 해당 발명이 기술발전에 기여한 정도를 고려해야 한다고 판시하였다. 이 사건 특허발명은 “장치/반응기에 식물을 포함시키고 그 식물의 광합성으로 인해 생성된 유기물질로부터 전기를 얻는 새로운 유형의 미생물 연료전지”를 창출한 것으로 해당 기술분야에 중요한 기여를 하였다고 본 후, 이와 같은 실질적인 기여를 고려할 때 이 사건 특허발명의 보호범위는 상당히 넓게 보는 것이 타당하다고 판시하였다. 이와 더불어, 통상의 기술자의 지식과 기술수준을 고려해 보았을 때 통상의 기술자가 침해대상제품의 변경된 구성을 채택하는 것 또한 자명하다고 판시하였다.

Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, para. 98 (“The patent claims a new category of microbial fuel cells, by introducing a plant into the device/reactor and to obtain electricity from organic material originating from the photosynthesis by that plant and thus from light energy. Plant-e's invention has since been given its own name, the P-MFC.”).

대상판결에서 원고는 통상의 기술자는 1인 또는 복수의 사람으로 구성된 팀으로 상정하면서, 그 기술수준과 관련하여 “생화학, 전기화학 그리고 경우에 따라 미생물학 또는 환경공학 분야에서 박사 학위 수준의 과학적 지식을 갖추고 있으며, 미생물 연료전지(MFC) 분야에서 3∼4년의 실무 경험을 보유한 자들로 구성된다고 주장하였고, 이에 대해 피고도 다투지 않았다.

3. 제3자를 위한 합리적인 법적 확실성(적극)

헤이그 분원은 법적 확실성 요건과 관련하여 “통상의 기술자가 특허발명의 기술적 사상이 청구항의 문언적 표현보다 넓음이 (명백한) 것으로 이해하고, 나아가 해당 특허발명의 보호범위가 청구된 장치(또는 그것을 사용하는 방법)에만 한정되어야할 타당한 사유가 존재하지 않는 것으로 이해하는 경우 법적 확실성 요건은 충족된다.”고 판시하였다. 이 사건 특허발명의 핵심 기술사상은 식물을 종래 미생물 연료전지에 추가하여 그 식물을 연료 공급원으로 활용하는 것이고, 통상의 기술자는 침해대상제품의 변형된 구성이 이와 유사한 방식으로 동일한 결과를 달성하기 위한 또 다른 방법으로 이해할 것으로 보아 제3자를 위한 합리적인 법적 확실성도 인정하였다.

Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, para. 100.

4. 신규성 및 진보성 여부(적극)

침해대상제품이 선행기술과 대비해 보았을 때 신규하고 진보성이 부정되지 않는지에 대해 당사자 사이에 다툼이 없었다. 따라서 헤이그 분원은 우선일을 기준으로 침해대상제품이 선행기술보다 신규하고 진보하다는 결론, 즉 침해대상제품이 선행기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이 아니라는 결론에 쉽게 도달하였다.

Ⅲ. 시사점

대상판결은 유럽통합특허법원(Unified Patent Court, 이하 ‘UPC’)이 개원한 후 최초로 균등판단을 통해 특허권을 인정한 첫 사례이다. 특히, 유럽통합특허법원협정(Agreement on a Unified Patent Court, ‘UPC 협정’)에 특허발명의 보호범위에 관한 명시적인 규정이 없음에도 특허발명의 보호범위를 판단할 때 균등물도 고려할 것을 규정하고 있는 EPC 제69조 해석에 관한 의정서 제2조를 지침삼아 침해대상제품이 특허발명의 청구범위 해석에 따른 문언침해 범위에 포함되지 않더라도 균등론을 적용하여 특허권 침해가 인정될 수 있다는 법리를 명확히 했다는 점에서 시사하는 바가 있다. 나아가, UPC 협정 상 균등론 적용을 위한 구체적인 요건이 명시되어 있지 않으나 여러 국내 관할에서 적용되어온 실무에 근거하여 균등론 적용을 위한 구체적인 4가지 요건을 제시하였다는 점에서 더욱 그러하다.

Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, para. 88 (“In the absence of guidance within the applicable sources of law on the actual test to be used for taking equivalent elements into account, the court will apply a test based on the practice in various national jurisdictions, in line with what both parties proposed (partly upon questioning by the court) in this case.”).

실무적으로 헤이그 분원이 제시한 균등침해의 성립요건에 관한 법리는 특허권 친화적이라는 평가가 있다. 한편, 네덜란드에 위치한 헤이그 분원이 균등론 적용을 위해 제시한 구체적인 4가지 요건은 네덜란드 전통적인 판례에 영향을 받은 것으로 보는 견해가 있는데, 헤이그 분원이 제시한 구체적 요건이 비합리적인 것은 아니나 독일의 전통적인 방식과는 다소 다르다는 평가가 있다. 이 외에, 헤이그 분원이 제시한 구체적 요건은 특허권자 보호의 적절성 여부를 고려하면서 그 보호범위는 해당 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 비례해야 한다는 요건을 제시하고 있다는 점을 제외한다면 영국 대법원이 Actavis 판결에서 제시한 균등침해 판단방법과 균등침해의 성립요건과 매우 유사하다는 평가도 있다. 우리나라의 균등론 판단에 관한 실무와 비교하더라도, 위 세 번째 요건이 추가되어 있다는 점을 제외하고는 우리나라의 균등침해의 성립요건과 매우 유사한 것으로 이해된다.

Rose Hughes, The UPC's first decision on infringement by equivalence (Plant-e v Bioo, UPC_CFI_239/2023), (2025) (“The decision in UPC_CFI_239/2023 provides some indication on how the UPC will approach equivalence. In this Kat's view, the Local Division's approach represents a relatively patentee-friendly approach to infringement by equivalence.”), https://ipkitten.blogspot.com/2025/01/the-upcs-first-decision-on-infringement.html.; Jonathan Mayers, The UPC’s first ruling on equivalence in patent infringement, https://www.barkerbrettell.co.uk/22465-2/(last visit. Mar. 25, 2025).

Leon Harrington & Chris Weekes, UPC issues first decision on infringement by equivalence: Plant-e BV & Plant-e Knowledge BV v Arkyne Technologies SL, (2024) (“Interestingly, the test set out by the court closely resembles the Dutch test set out in Eli Lilly v Fresenius Kabi (Court of Appeal of The Hague). Moreover, the Dutch test is somewhat different to the German approach. ”), https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/plant-e-arkyne-technologies-upc.

Jonathan Mayers, The UPC’s first ruling on equivalence in patent infringement, https://www.barkerbrettell.co.uk/22465-2/ (last visited. Mar. 27, 2025).

결론적으로 유럽통합특허법원 1심 법원인 헤이그 분원은 침해대상제품이 특허발명의 청구범위 해석에 따른 문언침해에 포함되지 않더라도 균등론 적용에 의한 특허권 침해를 인정함으로써 개별 국가마다 구체적인 요건과 범위 등에 다소 차이가 있기는 하나 널리 인정되고 있는 균등론 법리의 적용을 다시 한 번 명확히 한 것이다. 한편, 균등판단을 위한 성립요건으로 특허권의 실효성 확보(fair protection)와 제3자의 예측가능성을 동시에 제시하면서 균등론 적용에 있어서 무엇보다 중요한 것은 양자 사이에 균형점을 찾는 것임을 일깨워 준다. 물론, 대상판결이 하급심 법원의 판결인 만큼 향후 균등판단에 대한 UPC 항소법원의 판단 또는 다른 유럽통합특허법원 1심 본원(Central Division) 또는 분원을 통해 다른 판단기준이 제시될 여지는 얼마든지 있다. 그러나 소송 양 당사자가 정해진 항소기한 내에 원심 판단에 대한 항소를 하지 않아 해당 원심이 확정되었으므로 현재로서는 헤이그 분원의 판결이 UPC가 향후 어떻게 균등론을 적용할 것인지를 보여주는 유일한 지침이기도 하다. 바람직한 균형점을 찾는 일은 매우 어렵기는 하나 헤이그 분원의 균등론 적용 법리가 향후 UPC가 바람직한 균형점을 모색하는 과정에서 균등침해의 성립요건에 관한 법리를 발전시키는 초석이 될 수 있을 것인지 귀추가 주목된다.

본원(Central Division)은 파리, 뮌휀, 그리고 밀라노 세 곳에 설치되어 있다. 법원 국제분쟁해결시스템 연구회, “외국 법원 및 사법관련 국제기구 번역 가이드라인”, 2024, 110(유럽통합특허법원 편, 김기수 특허법원 고법판사 집필), https://2022.lawtimes.co.kr/data/file/Article-attached/article_201927.pdf.

UPC on Doctrine of Equivalents, HGF.com, https://www.hgf.com/news/upc-on-doctrine-of-equivalents/ (last visited Mar. 27, 2025) (“Arkyne/Bioo had not filed an appeal to the UPC Court of Appeal before the deadline.“).

이 사건에서 또 하나 흥미로운 점은 절차적인 면인데, 우선 UPC 절차의 언어 선택 및 변경에 관한 실무를 살펴볼 수 있다. UPC 국내 또는 역내 분원에서 절차언어는 해당 국내 분원을 유치한 체약 회원국의 공식 언어(또는 공식 언어 중 하나), 또는 역내 분원을 공유하는 체약 회원국이 지정한 유럽연합(EU) 회원국의 공식 언어이어야 한다. 이 외에도 체약 회원국은 국내 내지 역내 분원의 소송절차 언어로서 유럽특허청(European Patent Office, EPO)의 공식 언어 중 하나 이상을 지정할 수 있다. 즉, UPC 분원은 2개 내지 4개의 소송절차 언어를 지정해 두고 있다. 한편, 원고는 복수의 지정된 언어 중 하나를 선택하여 소를 제기할 수 있다. 그런데 그 선택된 절차언어는 특허 등록 시 사용된 언어로 대체 가능하다. 그 대체는 당사자의 합의 및 법원에 허가에 의하거나, 재판부의 제안에 대하여 당사자의 동의가 있거나, 당사자 중 일방이 절차언어에 대한 변경신청을 하였으나 상대방 당사자가 동의하지 않은 경우 제1심 법원장(President of the Court of First Instance)은 본원이나 분원의 재판부와 협의한 후 소송 절차언어로써 등록특허의 언어를 사용하도록 명령할 수 있고, 그 명령에 구체적인 번역 또는 통역을 부가하는 조건을 부과할 수 있다. 대상판결의 관할법원인 헤이그 분원은 절차언어로 네덜란드어와 영어를 지정하고 있는데, 네덜란드 기업인 원고가 스페인 기업인 피고를 상대로 네덜란드어로 소를 제기하였고, 이에 대해 피고는 절차언어를 등록특허의 언어인 영어로 변경해 줄 것을 요구하였으나 원고가 이에 대해 거절하였다. 그러나 제1심 법원장의 명령에 의해 절차언어가 네덜란드어에서 등록특허 언어인 영어로 변경되었다. 그 변경 근거로 양 당사자 모두 영어에 능통하고, 이전에 영어로 서신을 주고받은 바 있으며, 영어 사용이 침해를 주장하는 당사자의 입장에 불리하게 작용하지 않는다는 점이 고려되었다. 소송 절차의 언어를 변경하기 위한 결정은 반드시 상대방에게 과도한 불이익이 발생해야만 하는 것은 아니며, 원고가 처음 선택한 언어가 다른 당사자에게 상당한 불이익(significant detrimental)을 초래하는 것으로 충분하다. 예를 들어, 준비 과정에서의 논의와 작업이 영어로 이루어졌고 이후 제출서류들을 번역해야 하는 상황 등이 이에 해당한다. 2024. 10. 31.을 기준으로 UPC 재판실무에서 사용되는 절차언어 중 54%가 영어였고, 그 이후 영어의 비중이 점차 늘어가고 있는 추세라고 한다. 대부분의 EU특허가 영어로 작성되어 등록되어 있고, 독일어로 등록되어 있는 경우는 그 보다 적으며, 프랑스어로 등록되어 있는 경우는 극소수라는 현황이 반영된 결과인 것으로 추측된다.

유럽통합특허법원협정 제49조 제1항.

유럽통합특허법원협정 제49조 제2항.

유럽통합특허법원 소송 규칙 제14조 제2항.

유럽통합특허법원협정 제49조 제3항.

유럽통합특허법원협정 제49조 제4항.

2025. 3. 27. 현재 유럽통합특허법원의 1심 법원장은 Florence Butin이며, 사무실은 파리 본원에 있다. 1심 법원장은 WIPO와 한국 특허법원이 공동주최하는 2025 WIPO Master Class에 Faculty로 참가 예정이기도 하다.

유럽통합특허법원협정 제49조 제5항.

유럽통합특허법원 소송 규칙 제323조 제3항.

ORDER of the President of the Court of First Instancein the proceedings before the Local Division THE HAGUE , UPC_CFI_239/2023 (“Furthermore, it follows from Art. 49 (5) UPCA that the decision to change or not to change the language of the proceedings into the language in which the patent was granted shall be determined with regards to the respective interest at stake without it being necessary to constitute a disproportionate disadvantage. As a result, it may be sufficient that - amongst all relevant circumstances also to be considered - the language initially chosen is significantly detrimental to the Applicant.”).

Language Change Allowed at The Hague Division Unified Patent Court, KLUWER PATENT BLOG, https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/10/30/language-change-allowed-at-the-hague-division-unified-patent-court/(last visted. Mar. 27, 2025).

2024년 국가지식재산위원회 주최로 개최된 2025 글로벌 지식재산 국제협력 컨퍼런스에서 UPC 항소법원장인 Dr. Klaus Grabinski가 준비한 발표자료 17면; 특허법원이 개최한 2024 국제특허법원콘퍼런스에서 UPC 항소법원 재판장인 Ms. Rian Kalden의 발언.

Language Regime in UPC Proceedings, VOSSIUS.EU., https://www.vossius.eu/en/upc/language-regime-in-upc-proceedings (last visited. Mar 27, 2025) (“The majority of all European patents are granted in English, with only a small portion being granted in German and even fewer ones in French.”).

또한 침해사건을 담당하는 분원에 본원이 관할권을 가지는 무효소송이 반소(counterclaim)로 제기된 경우 해당 분원이 두 소송을 병합하여 진행하도록 결정하는 경우 UPC 국내 분원 또는 역내 분원은 제1심 법원장으로 하여금 법관 풀(pool)에서 기술법관을 추가해줄 것을 요청할 수 있다. 또는 반소만 분리하여 관할권이 있는 본원으로 이송하거나 본소는 진행할 수 있고, 본소 및 반소를 모두 본원으로 이송할 수 있다. 대상판결의 경우 헤이그 분원에 침해소송이 제기된 후 원고 특허에 대한 무효소송이 반소로 제기되었는데, 해당 재판부는 이를 이송하지 않고 기술판사를 재판부의 일원으로 참여하도록 하여 4명의 판사가 심리한 후 판결을 선고하였다.

유럽통합특허법원협정 제33조 제3항 제(a)호.

유럽통합특허법원협정 제33조 제3항 제(b)호.

유럽통합특허법원협정 제33조 제3항 제(c)호.

황성필 연구원**