[해외동향소개]

미국 연방대법원의 Halo 판결의 취지를 명확히 한 연방순회항소법원(CAFC)의 판결

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 14 F.4th 1323 (Fed. Cir. 2021) -

특허법원 국제 지식재산권법 연구센터

황성필 연구원

Ⅰ.

법적쟁점

증액배상 인정을 위한 필수 전제조건으로서 특허권자는 침해자의 고의침해(willful infringement)를 주장 및 증명해야 하는데 그 주관적 의사(state of mind)가 의도적인(deliberate or intentional) 수준을 넘어 악의적인(wanton, malicious, and bad-faith) 수준에 이르러야 하는 것인지가 대상 판결의 핵심 법적 쟁점이었다.

이 외에 대상 판결은 미국 특허법 제285조 규정에 근거하여 패소자인 피고로 하여금 특허권자인 원고의 변호사 비용을 부담하도록 하였다. 대상 판결의 내용을 자세히 소개한 보고서: 이상희, “연방대법원 Halo 판결 이후 고의침해 성립 기준을 명확히 한 美연방특허항소법원 판결”, http://kpaanews.or.kr/m/content/view.html?section=9&category=92&no=5305(최종방문일: 2022. 5. 2.) 그러나 이 보고서에서는 손해배상액의 증액배상을 위한 전제요건인 고의침해의 판단기준에 관한 대상 판결의 내용에 중점을 둔다.

Ⅱ.

CAFC 판결의 요지

■ 고의침해(willful infringement)는 ‘의도적인’ 침해만으로도 인정됨

대상 판결에서 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’라 함)은 특허권 고의침해에 대한 판단기준을 명확히 하면서, 증액배상을 인정하기 위한 선결요건(prerequisite)으로서의 고의(willfulness)는 ‘의도적인(deliberate or intentional) 침해행위’가 있었다면 그 자체로 인정된다고 판시하였다.

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 14 F.4th 1323 (Fed. Cir. 2021) (대상 판결은 2차 항소심으로서 1차 항소심에서 제시한 고의침해 판단기준으로 인해 발생한 혼란을 바로잡은 판결이다.).

Id. at 1329-30 (“To eliminate the confusion created by our reference to the language ‘wanton, malicious, and bad-faith’ in Halo, we clarify that it was not our intent to create a heightened requirement for willful infringement. Indeed, that sentence from Halo refers to ‘conduct warranting enhanced damages,’ not conduct warranting a finding of willfulness.”) (emphasis added) (citing Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. 93, 103 (2016)); id. at 1330 (“As we said in Eko Brands, ‘[u]nder Halo, the concept of ‘willfulness’ requires a jury to find no more than deliberate or intentional infringement.’”) (citing Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enters., Inc., 946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020)).

■ 증액배상을 인정 여부를 판단하기 위한 기준으로서 ‘악의적인’ 침해행위(egregious infringement behavior)를 제시함

나아가, 대상 판결은 고의침해 인정으로 인하여 반드시 증액배상(enhanced damaged)이 인정되는 것은 아니며, 증액배상 인정 여부 및 증액배수(증액의 정도)는 오로지 1심 법관의 재량에 따라 결정되는 것이고, 그러한 재량권은 침해행위가 상당히 악의적(sufficiently egregious)인 정도에 이르는 사안에서 행사될 수 있음을 명확히 하였다. 그러나, 악의적인 정도에 이르는 침해행위를 판단하기 위한 구체적인 지침(guideline)은 제시하지 않았다.

Id. at 1330 (“Although willfulness is a component of enhancement, ‘an award of enhanced damages does not necessarily flow from a willfulness finding.’”) (citation omitted).

Id. (“Discretion remains with the district court to determine whether the conduct is sufficiently egregious to warrant enhanced damages.”); Dmitry Karshtedt, Enhancing Patent Damages, 51 U.C. Davis L. Rev. 1427, 1534 (2018) (“This result would be consistent with Halo because, in the context of the defendant's intentional conduct, the Court refers to ‘bad-faith infringement,’ connoting more than mere intent.”).

Ⅲ.

사건의 경위

■ 1차 지방법원 판결

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 254 F. Supp. 3d 680, 686 (D. Del. 2017).

특허권자(SRI)는 피고(Cisco)를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였고, 고의침해를 주장하였다. 배심원은 특허권 침해를 인정하고, 나아가 고의침해도 인정하는 평결을 하였다. 피고는 배심원의 평결에 대한 판사의 심리를 요청하는 평결불복법률심리(judgment as a matter of law, 이하 ‘JMOL’이라 칭함)를 신청하였으나 판사는 이를 배척하고, 고의침해 인정은 상당한 증거(sufficient evidence)에 의해 지지된다고 판단하였다. 그 상당한 증거에는 유도침해(induced infringement) 인정에 따른 대상 특허권의 존재에 대한 인식과 더불어 비침해 및 무효사유에 대한 피고의 빈약한 주장이 포함되었다. 나아가, 재판 후(post-trial) 피고가 취한 구제조치들(remedial actions)이 있었음에도 불구하고, 판사는 고의침해 평결을 전제로 ① 피고의 소송 중 행위, ② 세계 최대 네트워크 기업으로서의 피고의 위상, ③ 원고 및 그의 사업모델을 적나라하게 무시한 피고의 행위, ④ 혼신의 노력을 기울여 원고의 주장을 반박했음에도 불구하고 공판 전 약식판결 및 심리과정 중 모든 쟁점에 대해 피고가 패하였다 점을 근거로 합리적 실시료 산정방법에 근거하여 산정된 손해배상액(23만 달러)을 2배 증액하는 결정을 하였다. 피고는 대상 심리에 대한 판결에 불복하여 항소를 하였다.

Id. at 696 (“The jury was presented with sufficient evidence to determine whether Cisco took some action to encourage or instruct its customers to use the Sourcefire IPS products in an infringing manner. With respect to the intent factor, for the relevant time period, SRI presented evidence that Cisco knew about the patents and SRI's belief that Cisco infringed the patents.”) (emphasis added).

Id. at 722 (“With respect to its non-infringement defenses, Cisco presented a single defense for each of the two representative product groupings . . . . Cisco pursued every line of defense post-trial, as represented in the motions it filed and briefed, requiring both SRI and the court to address the issues presented. Once again, every motion for post-trial relief has been denied.”).

Id. at 723 (“With respect to the willfulness award under § 284, some enhancement is appropriate given Cisco's litigation conduct, its status as the world's largest networking company, its apparent disdain for SRI and its business model, and the fact that Cisco lost on all issues during summary judgment and trial, despite its formidable efforts to the contrary.”).

SRI Int'l, Inc, 254 F. Supp. at 723-24 (“Even assuming for purposes of the record that Cisco has undertaken some post-trial remedial actions, the court concludes that a doubling of the damages award is appropriate.”).

■ 1차 항소심 판결

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019).

2019년 CAFC는 사건기록(record)을 검토한 후 고의침해를 인정한 평결은 상당한 증거에 의해 지지되지 않는다고 보아, 연방지방법원의 판결을 파기 및 환송하였다. 특히, CAFC는 Halo 판결에서 Breyer 대법관이 설시한 동조의견(concurring opinion)에 주목하면서 단순 ‘의도적인’(deliberate or intentional) 행위를 넘어 ‘악의적인’ 행위(egregious, sanctionable behavior)에 이르는 정황들(circumstances)이 있는 경우에 연방지방법원 판사의 재량권 행사는 인정된다고 설시하였다. 나아가, CAFC는 사건기록에 비추어 볼 때 피고는 2012년 5월 8일 이후 원고로부터 특허에 대한 통지를 받았기 때문에 그 이전의 피고의 행위는 상당한 증거에 의해 지지될 수 없다고 판시하였다. CAFC는, 더욱 중요하게, 피고의 행위가 고의침해(willful infringement) 증명을 위해 요구되는 악의적 수준에 이르지 않았다고 판단하면서 그 이유로서 원고의 특허를 조사하지 않은 피고의 중요 기술자(key engineer)는 법률적 지식이 없는 자라는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 유도침해로 판단될 수 있는 피고의 행위는 단순 침해행위에 해당한다고 설시하였다. CAFC는 연방지방법원의 판결을 파기 및 환송하면서 고의침해 인정을 위한 기준 및 원고가 고의침해 증명을 위해 제시한 증거에 대한 CAFC의 분석에 충실히 따를 것을 강조하였다.

Id. at 1308 (“While district courts have discretion in deciding whether or not behavior rises to that standard, such findings ‘are generally reserved for egregious cases of culpable behavior.’ Indeed, as Justice Breyer emphasized in his concurrence, it is the circumstances that transform simple ‘intentional or knowing’ infringement into egregious, sanctionable behavior, and that makes all the difference.”).

Id. at 1309 (“[W]e conclude that the record is insufficient to establish that Cisco's conduct rose to the level of wanton, malicious, and bad-faith behavior required for willful infringement.”) (emphasis added).

Id.

Id. at 1310 (“In so doing, the court should bear in mind the standard for willful infringement, as well as the above analysis regarding SRI's evidence of willfulness.”) (emphasis added).

■ 1차 환송심 판결

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 2020 WL 1285915 (D. Del. Mar. 18, 2020).

연방지방법원은 1차 항소심에서 CAFC가 고의침해 증명을 위해 엄격한 기준을 제시한 것으로 판단한 후 대상 사안에서 제시된 증거가 그 기준을 충족하기에 불충분한 것으로 판단하였다. 구체적으로, 1차 환송심 판결은 배심원의 지침으로 제공된 여러 정황에 관한 요소들을 검토하면서 해당 요소 중 3번 및 4번 요소는 고의침해 판단을 지지하는 반면, 1번 및 5번 요소에 대한 증거는 없으며, 더욱이 2번 요소는 고의침해 판단에 부정적이라고 보아서 피고의 행위가 악의적인 수준에 이르지 않았기 때문에 고의침해를 인정한 배심원의 평결은 상당한 증거에 의해 지지되지 않는다고 판단하였다. 원고는 1차 환송심 판결에 불복하여 CAFC에 항소하였다.

Id. at *1 (“The Court of Appeals made clear that the standard for willfulness that it wanted this Court to apply was whether ‘Cisco's conduct rose to the level of wanton, malicious, and bad-faith behavior required for willful infringement.’”).

CAFC는 Eko Brand 판결에서 고의침해 여부를 판단하기 위해 고려될 수 있는 정황의 예시로서 5가지 요소를 제시한 바 있다. 그 요소를 소개한 글: 이상희, “‘악명높은 행위(egregious behavior)’라는 문구가 포함된 배심원지침을 고의침해 판단기준으로 볼 수 있는지 여부”, 한국지식재산보호원, 2020, 6면(“(1) 침해피의자가 산업계의 행동 표준에 부합하게 행동하였는지 여부, (2) 당해 특허가 구현된 특허권자의 제품을 의도적으로(intentionally) 복제(copy)하였는지 여부, (3) 침해피의자가 당해 특허가 무효이거나, 설사 유효라고 하더라도 자신의 행위가 침해가 아니라고 합리적으로 믿었는지(reasonably believed) 여부, (4) 침해피의자가 당해 특허를 침해하는 것을 피하기 위한 선의의 노력(good-faith effort)을 기울였는지 여부, 예를 들어 당해 특허에 대한 회피설계 노력(attempted to design around the patent)이 있었는지 여부, (5) 침해피의자가 그 침해를 은폐(cover up)하려는 시도를 하였는지 여부.”).

SRI Int'l, Inc., 2020 WL at *4 (“In my opinion, although the willfulness verdict had arguable support from factors 3 and 4, the absence of support from factors 1 and 5, and the opposing weight of factor 2, tells me that, viewed in totality, there was not substantial evidence to support the verdict of willful infringement. There is no substantial evidence that Cisco's infringement was ‘wanton, malicious, and bad-faith.’ Thus, I will deny the motion to amend the willfulness judgment and award enhanced damages.”).

■ 2차 항소심 판결

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 14 F.4th 1323 (Fed. Cir. 2021).

우선, 2차 항소심에서 CAFC는 1차 항소심에서 제시한 고의침해 판단 기준에 대한 혼란을 해소하기 위해 그 기준을 제시한 의도가 고의침해 성립기준을 격상한 것이 아님을 명확히 하였다. 나아가, CAFC는 ‘악의적’ 행위에 대한 판단은 증액배상을 인정하기 위한 기준으로 적용되는 것이고, 고의침해는 단순히 ‘의도적’인 침해행위의 증명만으로도 충족된다는 점을 명확히 하였다. 그리고 CAFC는 피고가 원고의 특허권에 대한 비침해 및 무효사유가 있었다고 인식할만한 합리적인 근거의 부존재를 증명할 수 있는 증거를 제시하였다는 점에 근거하여 피고의 고의침해를 인정한 배심원의 평결을 확정하였다. 이와 더불어, CAFC는 배심원이 피고의 유도침해를 인정한 점에 근거하여 피고가 대상 특허를 알고 있었다는 점과 그 유도침해 행위로 인해 특허권 침해 가능성에 대해 인식하였다는 점이 추정될 수 있다고 설시하면서, 항소심에서 그 배심원의 평결에 대해 다툼이 없다는 사실 또한 고의침해를 인정한 배심원의 평결 지지한다고 보았다. 한편, CAFC는 피고의 유도침해 인정이 반드시 고의침해 인정으로 직결되는 것은 아니라는 점을 명확히 하면서도, 대상 사안에서는 유도침해 인정과 더불어 특허권 비침해 및 무효항변에 합리적인 근거가 부족하다는 사실이 증명되었기 때문에 피고의 고의침해는 인정될 수 있다고 설시하였다. 마지막으로, CAFC는 배심원의 고의침해 평결에 근거가 된 정황증거 외에 Read 판결이 제시한 9개의 요소들(이하 ‘Read factors’라고 칭함) 중 적어도 ① 침해자의 소송 중 행위, ② 침해자의 규모 및 재정상황, ③ 침해자의 위해 동기 및 ④ 사건의 경합성을 적절히 고려하여 손해배상액을 2배 증액하였으므로 연방지방법원의 판사의 재량권 행사에 일탈이 없음을 확정하였다.

Id. at 1329-30 (“To eliminate the confusion created by our reference to the language ‘wanton, malicious, and bad-faith’ in Halo, we clarify that it was not our intent to create a heightened requirement for willful infringement.”).

Id. at 1330 (“Indeed, that sentence from Halo refers to ‘conduct warranting enhanced damages,’ not conduct warranting a finding of willfulness.”).

특허권 비침해 및 무효사유에 존재 여부 다툼에 대한 내용을 소개한 글: 이상희, 앞의 보고서(각주 9), 6면(“Cisco사의 신규성 부정(anticipation) 주장은 특허청에 의해서 두 번이나 고려되고 그리고 거절되었던 선행문헌에 근거한 것이었다. 또한 Cisco사의 전문가는 선행문헌이 문제된 특허의 신규성을 부정시킨다는 주장을 하기 전 그러한 선행문헌에 대해 특허청이 이전에 이미 했었던 분석을 검토해오지 않았다. 게다가 Cisco사의 비침해주장은 지방법원에서의 청구항 해석과 모순되며, SRI사에 의해 확인된(identified) Cisco사의 내부 문서에 직접적으로 상반된다. 이러한 사실은 심지어 Cisco사의 전문가증언(expert witness)에서도 드러난다.”)(문장 내 인용된 각주 생략).

SRI Int'l, Inc., 14 F.4th at 1329 (“In addition, the jury found that Cisco induced infringement of the asserted claims, and Cisco does not challenge that finding on appeal. . . . we may presume that the jury found that Cisco knew of the patent, took action to encourage its customers to infringe, and knew that its customers actions (if taken) would infringe. Such unchallenged findings may support a jury's finding of willful infringement.”).

Id. (“To be clear, a finding of induced infringement does not compel a finding of willfulness.”).

Id. (“Nonetheless, in this case, the jury's unchallenged findings on induced infringement, when combined with Cisco's lack of reasonable bases for its infringement and invalidity defenses, provide sufficient support for the jury's finding of willful infringement for the period after May 8, 2012, when Cisco had notice of the patent.”).

Id.

Id. (“In doing so, the district court appropriately considered the factors laid out in Read Corp. v. Portec, Inc., including at least ‘the infringer's behavior as a party to the litigation,’ the infringer's ‘size and financial condition,’ the infringer's ‘motivation for harm,’ and the ‘[c]loseness of the case.’”).

Ⅳ. 시사점

대상 판결은 다양한 유형의 정황증거에 의해 침해자의 주관적 고의(subjective willfulness)가 증명될 수 있고, 그러한 고의침해 판단은 제반 사정의 종합적인 검토를 통해 인정될 수 있다는 점을 명확히 했다는 점에서 의의가 있다. 미국 연방대법원이 Halo 판결을 통해 증액배상 인정 여부를 판단하기 위해 침해자의 주관적 고의의 증명만을 요구하였기 때문에 그 고의를 증명하기 위해서 정황증거(circumstantial evidence)의 중요성이 부각되었다. 대상 판결은 그 주관적 고의를 증명함에 있어서 직접적인 증거로 볼 수 있는 ‘의도적 모방(copy)’ 등에 대한 증거가 없었음에도 불구하고 피고는 해당 특허의 존재 사실에 대한 통지(notice)를 받았고, 해당 소송에서 쟁점이 된 특허권에 대한 비침해 및 무효사유가 있었다고 인식할만한 합리적인 근거의 부존재를 이유로 침해자의 고의침해를 인정한 배심원의 평결을 확정하였다. 결과적으로, 대상 판결은 고의침해의 인정기준을 낮추고 증액배상의 대상 범위를 확대하고자 하였던 Halo 판결의 취지를 명확히 한 것으로 생각된다.

Rachel Eelsby et al., Overlooked Patent Cases: Willful Infringement Developments, Law 360 (2021) (“[D]irect evidence of an infringer's subjective beliefs can be difficult to discover. As a result, patentees are often forced to rely on circumstantial evidence to show willfulness.”), https://www.akingump.com/a/web/2ZBtE9eJM3pCfZ1gxehgn5/2h9ebP/law360-overlooked-patent-cases-willful-infringement-developments.pdf.

미국 법원은 특허권 고의침해 성립 요건으로서 침해소송에서의 해당 특허의 존재에 대한 인식 및 침해자가 침해행위 당시에 특허권 침해가 될 수 있다고 인식한 것만으로는 부족하고 그 침해에 대한 내심의 의사, 즉 의도를 가지는 경우에 고의침해가 성립되는 것으로 보인다. Bayer Healthcare LLC v. Baxalta Inc., 989 F.3d 964, 987 (Fed. Cir. 2021) (“To establish willfulness, the patentee must show the accused infringer had a specific intent to infringe at the time of the challenged conduct.”) (emphasis added); Extang Corp. v. Truck Accessories Grp., LLC, 2022 WL 607868, at *1 (D. Del. Feb. 18, 2022) (“In addition to proving the infringer had knowledge of the patents, ‘the patentee must show the accused infringer had a specific intent to infringe at the time of the challenged conduct.’ The accused infringer must have known that the asserted patents were being infringed, not just that they existed.”) (internal citation omitted); OptoLum, Inc. v. Cree, Inc., 2021 WL 5505794, at *3 (M.D.N.C. Nov. 24, 2021) (“Although circumstantial evidence can, and often is, necessary to establish knowledge and intent, those circumstances must be sufficient to establish [infringer’s] state of mind as to a willful or deliberate infringement of either the ‘303 or the ’028 Patents at the time of the challenged conduct.”) (emphasis added).

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 819 F.2d 1120, 1125 (Fed. Cir. 1987) (“In a determination of willfulness and its consequences, the totality of circumstances are considered.”).

Rachel Eelsby et al., supra note 29 (“In contrast to accused infringers, patentees seeking to plead or prove willfulness in district courts tend to be much more reliant on circumstantial evidence. However, Halo's emphasis on subjective belief and the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit's lack of clear authority on what is required to support a pleading of willful infringement have created ambiguity in the district courts over what that circumstantial evidence must include.”).

정차호, “특허법의 징벌적 3배 손해배상제도에서 증액의 정도(증액배수)를 결정하는 법리”, 지식과 권리 통권 제22호, 2019, 10면(“판례 중에서는 모방의 직접적 증거가 제시되지 않았는데도 불구하고 (모방할 기회가 있었다는) 정황증거(circumstantial evidence)로 모방을 추측(infer)한 사례가 많다고 한다. 예를 들어, WBIP v. Kohler 사건에서 법원은 피고가 무역전시회(trade show)에 전시된 원고의 제품을 보았다는 사실에 근거하여 (모방의 직접적 증거가 없었는데도 불구하고) 모방을 인정하였다. 법원은 이러한 증거를 스모킹건 증거(smoking gun evidence)라고 칭하였다.”)(문장 내 인용된 각주 생략).

최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상액 산정 –고의 판단 기준을 중심으로-”, 사법 제48호, 사법발전재단, 2019, 186면(“Halo 판결 이전에 미국 법원은 시게이트(Seagate)판결에서 2요소심사(two prong test)를 하였다. 하나의 요소가 객관적 무시이다. 그리고 다른 하나의 요소는 주관적 인식이다. 객관적 무시는 요컨대, 침해자가 객관적으로 침해가능성이 높음에도 불구하고 유효한 특허를 라이선스를 받지 않고 사용하는 것으로 나아가는 것을 요구하는 것이고, 주관적 인식은 침해자가 이런 침해가능성을 주관적으로 알고 있었거나 알았어야 하는 것을 요구하는 것이다. 그런데 Halo 판결에서 이중에서 주관적인 인식요건만을 두고 객관적인 무시라는 요건을 제거한 것이다. 이렇게 되면 고의침해의 가능성은 증가하게 된다.”); 국제 지식재산권법 연구센터, “각국의 특허법상 증액배상제도와 우리나라 실무적 운영방안에 대한 검토”, 특허법원, 2020, 55면(“연방대법원의 Halo 판결은 그 동안 적용되어온 ‘Seagate test’가 고의침해의 인정기준으로서 높은 기준이었기 때문에, 침해자의 행위에 비난가능성이 존재함에도 불구하고, 비난가능성이 있는 행위를 한 침해자를 증액손해배상제도에 의하여 처벌하지 못하게 되는 ‘법률상 공백(loophole)’을 해결하기 위한 것임을 보여주고 있다.”).

나아가, 대상 판결은 침해자가 ‘의도적(deliberate or intentional)’인 침해가 증명되는 것만으로도 고의침해는 인정될 수 있음을 명확히 하고, 침해행위가 ‘악의(egregiousness)’의 수준에 이르는 것인지를 고려하여 증액배상 인정 여부를 판단할 것을 주문하였다. 즉, 고의침해의 성립과 증액배상 인정 여부는 별개의 사안임을 명확히 하고 있다. 따라서 특허권자가 고의침해를 주장 및 증명하였더라도 그 고의침해의 성립은 증액배상이 인정되기 위한 최소한의 요건일 뿐이며, 연방지방법원 판사는 해당 침해소송의 사건기록(record)의 검토를 통해 침해행위가 ‘악의’의 수준에 이르는 것인지를 고려하여 손해배상액의 증액의 정도를 결정하게 된다. 미국 연방대법원이 Halo 판결에서 증액배상 인정 여부를 판단하기 위해 개별 사안에서의 특정 정황(particular circumstances)을 고려할 것을 요구하고 있을 뿐 구체적인 지침을 제시하고 있지 않기 때문에 실무적으로 미국 법원은 침해행위의 악의성 판단 시 거의 대부분 Read factors를 고려한다.

E. Robert Yoches & Michelle (Yongyuan) Rice, Post Eko and SRI: District Courts Still Differ over Pleading Requirements for Willfulness, FINNEGAN, 2022 (“Late last year, the Federal Circuit explained in SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc. that willfulness only requires a showing of intentional or deliberate infringement, a lower standard than ‘egregiousness,’ the standard for awarding enhanced damages.”) (emphasis added), https://www.finnegan.com/en/insights/articles/post-eko-and-sri-district-courts-still-differ-over-pleading-requirements-for-willfulness.html.

Dali Wirelss, Inc., v. Corning Optical Communications LLC., 2022 WL 1426951, at *3 (N.D. Cal. May 5, 2022) (“The Federal Circuit has clarified that enhanced damages require a high standard of ‘wanton, malicious, and bad-faith behavior,’ but a finding of willfulness requires ‘deliberate or intentional infringement.’”) (emphasis added).

대상 판결 이후 고의침해 성립과 증액배상 인정 여부는 별개의 것으로 해석한 사례: Extang Corp. v. Truck Accessories Grp., 2022 WL 607868, at *1 (D. Del. Feb. 18, 2022) (“The Federal Circuit has divided the enhanced-damages determination into two stages. As a threshold matter, the factfinder must make a finding of willfulness. If that is done, the district court then determines the level of enhanced damages by considering whether the accused infringer's conduct was ‘egregious behavior’ or ‘worthy of punishment.’”) (emphasis added) (internal citation omitted).

Brian Barnes, Creating A More Certain Standard for Enhanced Patent Damages by Requiring Egregiousness As an Element in the Section 284 Analysis, 67 Duke L.J. 615, 617 (2017) (“The Court did not give a specific test or factors for the judge to apply, but noted that she should ‘take into account the particular circumstances of each case’ and that enhanced damages ‘should generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct.’”) (quoting Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. 93, 94 (2016)).

Read factors: ① 의도적 모방(whether the infringer deliberately copied), ② 특허무효/비침해에 대한 믿음(whether the infringer investigated the scope of the patent and formed a good faith belief that the patent was invalid or not infringed), ③ 침해자의 소송 중 태도(the infringer's behavior during the litigation), ④ 피고의 규모 및 재정상태(the defendant's size and financial condition), ⑤ 사건의 경합성(the closeness of the case), ⑥ 피고 고의침해의 기간(the duration of the defendant's misconduct), ⑦ 피고의 구제 행위(remedial action by the defendant), ⑧ 피고의 피해를 주려는 동기(defendant's motivation for harm), ⑨ 피고의 고의침해 은폐의도(whether the defendant attempted to conceal the misconduct).

Brian Barnes, supra note 38, at 624–25 (“In Read Corp. v. Portec, Inc., the Federal Circuit gave lower courts more guidance on how to analyze the ‘totality of the circumstances’ by summarizing a list of nine factors courts should consider when weighing the circumstances of a case. Read Corp. emphasized that finding willful infringement did not mandate enhanced damages and that the ‘paramount determination’ in enhanced damages decisions ‘is the egregiousness of the defendant's conduct based on all the facts and circumstances.’”) (emphasis added)　(citation omitted).

한 실증적 연구에 따르면 2010년과 2020년 사이에 미국 법원이 증액배수 판단 시 Read factors를 활용한 비율이 98.2%에 달하며,  Halo 판결 이후에도 그러한 경향은 이어지고 있다고 한다. Karen E. Sandrik, An Empirical Study: Willful Infringement & Enhanced Damages in Patent Law After Halo, 28 Mich. Tech. L. Rev. 61, 94 (2021) (“Accordingly, 98.2% of all judges that assessed enhanced damages during this time period looked to the Read factors. After Halo, district courts continue to rely on the Read factors in their enhanced damages analysis.”).

Halo 판결과 마찬가지로 대상 판결도 악의적 침해행위를 판단할 수 있는 요건에 대한 명확한 지침을 제시하고 있지 않고 있어 어떠한 행위가 악의적 행위에 해당하는 것인지 가늠할 수는 없으나, 대상 판결에 비추어 볼 때 그 행위의 대상은 특허침해 행위뿐만 아니라 해당 침해소송에서의 당사자로서 행위들도 고려될 수 있는 것으로 보인다. 대상 판결 이후 고의침해가 인정되었음에도 불구하고 침해자의 소송 중 행위가 악의의 정도에 이르지 않았으며, 해당 특허에 대한 무효사유의 주장이 강력하다는 점을 고려하여 증액배상을 인정하지 않은 하급심 판결이 발견된다.

Illumina, Inc. v. BGI Genomics Co., 2022 WL 899421, at *30 (N.D. Cal. Mar. 27, 2022) (“For the second and fifth Read factors, Defendants pursued strong theories of invalidity and non-infringement, resulting in the closeness of the case. . . . Further, Defendants’ litigation conduct under the third Read factor does not rise to the level of egregious behavior.”); 정차호, 앞의 논문(각주 33), 19면(“피고가 제기한 주장이 합리적인 증거로 뒷받침되어 법원이 해당 쟁점을 판단하기가 어려웠던 경우, 또는 적어도 한 번의 장면에서 피고의 손을 들어주었던 경우, 그 사건은 경합적이었다고 판단될 수 있다.”)(문장 내 인용된 각주 생략).

한편, 대상 판결에서의 피고는 2차 항소심 판결에 불복하여 현재 상고허가신청(petition for certiorari)을 한 상황이다. 대상 신청에서 피고는 증액배상 인정 여부에 대한 명확한 지침을 구하면서 연방지방법원 판사에 의해 ‘악의적인’ 침해행위에 대한 별도의 판단절차 없이 증액배수가 결정될 수 있는 것인지에 대한 판단을 신청하였다. 주지하는 바와 같이, 대상 판결은 증액배상 인정 여부를 판단하기 위한 기준으로서 침해행위의 악의성을 제시하면서도 증액배수를 결정하기 전 그 악의성을 판단하는 별도의 절차 없이, 고의침해가 인정된 후 판사는 Read factors 검토를 통해 손해배상액을 2배 증액한 연방지방법원의 판결은 재량권을 일탈하지 않았다고 보았다. 미국 연방대법원이 피고의 상고허가신청을 받아들일지는 미지수이나 대상 판결은 Halo 판결에 따른 고의침해에 대한 증액배상 법리를 적용함에 있어서 실무적으로 여전히 혼란스럽다는 점을 방증하는 것이라 생각된다.

Cisco Systems, Inc., Petitioner v. SRI International, Inc. (Docket No. 2022), https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/21-1267.html.

Joseph D. Rutkowski et al., Judge Alsup Certifies Two Hot Button Issues on Standard for Pleading Willful Infringement for Interlocutory Appeal to the CAFC, MINTZ (“Interestingly, the related question of whether a finding of egregious infringement behavior is even required for enhanced damages under 35 U.S.C. § 284 is the subject of a recent petition for writ of certiorari filed this month by Cisco Systems in its ongoing action against SRI International.”), https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2022-03-23-judge-alsup-certifies-two-hot-button-issues-standard (last visited May 13, 2022).

증액배수 인정 전 연방지방법원 법관에 의한 악의성(egregiousness) 판단을 필수적 절차로 하여야 함을 주장하는 글: Brian Barnes, supra note 38, at 620 (“Under this Note's proposed standard, before an award of enhanced damages can be made, the jury must find that infringement was willful, and the judge must find that the infringement was egregious under the standards established by the Federal Circuit. After these two elements are satisfied, the judge would have the discretion to award enhanced damages depending on the circumstances of the case.”).

고의침해의 존재 외에 위와 같은 추가적인 이유만으로 침해행위의 악의성이 충분했다고 인정한 대상 판결이 Halo 판결의 취지에 맞는 것인지 의문을 제기한 글: Dennis Crouch, What is Required for Willful Infringement and Enhanced Damages, Patently-O (2022) (“The enhanced damages does not mention willfulness, but the courts have agreed that willfulness is a primary justification for enhancing damages. The ordinary procedure in these cases is that the judge permits the jury to determine willfulness and then  the judge herself decides whether to enhance damages.  The Cisco decision does not delve deeply into this, but the Halo could be read as requiring that the judge find that the defendant was culpable beyond simply intentionally infringing.”) (emphasis added), https://patentlyo.com/patent/2022/03/required-infringement-enhanced.html.

빠르면 2022년 6월 말에 상고허가신청에 대한 미국 연방대법원 위원회의 결정이 나올 것으로 예상된다. Dennis Crouch, Supreme Court Patent Law Outlook 2022, 2022, https://patentlyo.com/patent/2022/04/supreme-patent-outlook.html.

Halo 판결의 핵심 취지는 침해행위의 비난가능성을 판단함에 있어 이분법적인 접근이 아닌 정도의 문제로 보고 있다고 해석하는 글: Daniel Harris Brean, Grading Patent Remedies: Dependent Claims and Relative Infringement, 84 Brook. L. Rev. 1187, 1214 (2019) (“Given the Supreme Court's recent guidance in Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. that the willfulness determination should be flexible and discretionary . . . . Indeed, the Supreme Court recognized that culpability is not binary but lies along a spectrum, holding expressly that ‘Section 284 allows district courts to punish the full range of culpable behavior,’ even if the Court itself believes that ‘such punishment should generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct.’”) (emphasis in original); Dmitry Karshtedt, Enhancing Patent Damages, 51 U.C. Davis L. Rev. 1427, 1533 (2018) (“There is a great deal of precedent for awarding lower enhanced damages where the defendant acted in a way that is ‘worse than negligent but less than malicious,’ in the old ‘intentional harm’ sense of ‘malice.’”) (emphasis added) (internal citation omitted); 같은 맥락으로 연방대법원의 Halo 판결의 의미를 설명한 보고서: 국제 지식재산권법 연구센터, 앞의 보고서(각주 34), 55면(“연방대법원은 증액손해배상은 전형적인 특허침해행위가 아니라 비난가능성이 있는 특허침해행위인 고의침해행위에 적용되고, 침해자의 행위에 비난가능성이 있다고 판단되는 경우, 침해자의 행위에 내재되어 있는 비난가능성의 정도를 판단하여 비난가능성이 있는 정도만큼 증액손해배상액으로 처벌하여야 한다는 것을 강조하였다.”)(문장 내 인용된 각주 생략).

E. Robert Yoches & Michelle (Yongyuan) Rice, Post Eko and SRI: District Courts Still Differ over Pleading Requirements for Willfulness, FINNEGAN, 2022 (“The court had changed the standard for willfulness in Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enterprises, Inc. because of the Supreme Court decision in Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., but some confusion had remained in the district courts.”) (emphasis added), https://www.finnegan.com/en/insights/articles/post-eko-and-sri-district-courts-still-differ-over-pleading-requirements-for-willfulness.html.

정리하자면, 대상 판결은 고의침해 증명을 너무 어렵지 않게 함으로써 증액배상의 대상의 범위를 넓혀 특허권 보호의 실효성을 높일 수 있는 근거를 명확히 했다는 점에 의의가 있다. 나아가, 고의침해가 인정되었다고 하더라도 증액배상의 인정 여부 및 증액의 정도는 침해해위의 악의성을 고려하여 판사가 재량에 의해 판단하는 것임을 명확히 하였다. 그러나 대상 판결은 침해행위의 악의성을 판단하는 명확한 지침을 제시하지 않고 있어 어떠한 경우에 증액배상이 인정될 수 있을지는 여전히 모호한 것으로 보인다.

대상 판결 이전에도 고의침해가 인정된 경우 소송 중 침해자의 행위 및 사건의 경합성 등을 고려하여 증액배상을 인정하지 않은 사례를 제시한 글: 정차호, 앞의 논문(각주 33), 34-35면(“고의침해가 인정되어도 증액이 필수적인(mandatory) 것은 아니다. 고의침해가 인정된 경우에 도 Read 요소들을 검토한 후 증액하지 않기로 결정된 경우가 많다. Cybor v. FAS 사건에서 지방법원은 의도적 모방이 약하다는 점, 경합성이 강하였다는 점, 소송 중 행위가 부적절하지 않았다는 점 등에 근거하여 증액하지 않았고, 항소심 법원도 그 결정이 판사의 재량을 일탈한 것이 아니라고 판단하였다. Presidio v. American Technical 사건에서 지방법원은 피고가 재심사를 통하여 원고(특허권자)가 특허발명의 권리범위를 축소 정정하도록 했다는 점, 특허무효주장이 강력하였다는 점 등 에 근거하여 증액하지 않았고, 항소심 법원도 그 결정을 지지하였다.”)(문장 내 인용된 각주 생략).

증액배상 인정 여부는 ‘소송 중 침해자의 행위’만을 근거로 하여 결정될 수 없다고 판시한 사례: Jurgens v. CBK, Ltd., 80 F.3d 1566, 1570 (Fed. Cir. 1996) (“Bad faith is used, for example, in referring to misconduct in the prosecution of or litigation over a patent. Such conduct includes inequitable conduct during patent prosecution, bringing vexatious or unjustified suits, attorney or client misconduct during litigation, or unnecessarily prolonging litigation. These acts by themselves, however, are not sufficient for an increased damages award under section 284 because they are not related to the underlying act of infringement and say nothing about the culpability of the infringer.”) (emphasis added).

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